Экспертиза интеллектуальной собственности

Что такое экспертиза интеллектуальной собственности?

Экспертиза интеллектуальной собственности – это комплекс видов различных исследований, проводимых с использованием объектов интеллектуальной собственности для решения специфических задач

Например, экспертиза авторских прав может быть проведена с целью установления чистоты авторских прав (установление, не нарушает ли произведения авторские права кого-либо из третьих лиц на территории всех стран мира) либо сравнения объекта авторского права с конкретным произведением (установление факта нарушения авторских прав конкретным произведением, представленным на исследование)

Патентоведческая экспертиза может проводиться с теми же целями, как и экспертиза авторских прав, или же в целях оценки патентоспособности решения или изделия, то есть проверки возможности их регистрации в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца

В каких целях проводится экспертиза интеллектуальной собственности?

Экспертиза интеллектуальной собственности преследует одну из следующих целей:

I. Установление принципиальной возможности предоставления правовой охраны

Такая цель актуальна для тех объектов, которым предоставляется правовая охрана только после прохождения государственной регистрации, например:

Товарные знаки (знаки обслуживания) – обозначения, заявляемые в качестве товарных знаков, проверяются на отсутствие как абсолютных оснований для отказа в регистрации (обозначение не имеет индивидуализирующей способности, обозначает класс или вид товара) и относительных оснований для отказа (наличие противопоставленного товарного знака либо заявки с более ранним приоритетом)
Изобретения и полезные модели – решения проверяются на патентоспособность, то есть наличие новизны, промышленной применимости и изобретательского уровня (для полезной модели только первые два условия обязательны)
Промышленный образец – внешний вид изделия, заявляемый на регистрацию в качестве промышленного образца, проверяются на отсутствие как абсолютных оснований для отказа в регистрации (внешний вид обусловлен исключительно функциональными и конструктивными особенностями), так и относительных оснований для отказа (отсутствие новизны и оригинальности)
Географическое указание (ГУ) и наименование места происхождение товара - обозначения, заявляемые в качестве ГУ и НМПТ проверяются на возможность идентификации потребителем товара как происходящего с определенной территории и имеющим в силу этого в значительной степени (ГУ) или исключительно (НМПТ) определенные характеристики

Правовая охрана авторским правам предоставляется любым произведениям, независимо от их новизны, уникальности, оригинальности. Вместе с тем, дополнительно экспертиза авторских прав может касаться вопросов, с которыми закон связывает принципиальную возможность существования объектов авторских прав, а именно:

имеет ли произведение объективную форму (идеи, концепции, открытия и методы не являются объектами авторского права)
создан ли представленный на экспертизу объект творческим трудом автора (например, фото- и видеоматериалы, полученные с помощью устройств, работающих в автоматическом режиме, не являются объектами авторского права)

II. Установление использования в произведении, изделии, продукте, способе охраняемого результата интеллектуальной деятельности

В указанных видах экспертиз поиск не проводится, экспертиза ограничивается анализом представленных материалов

Указанный факт необходим в первую очередь для доказывания нарушения интеллектуальных прав заказчика (воспроизведения либо переработки произведения, использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, либо изделия, воспроизводящего существенные признаки промышленного образца, использования решений, отвечающих формуле изобретения либо полезной модели)
Указанные факты также могут использоваться для доказывания факта «параллельного творчества» (создание независимого произведения) в авторском праве, установления права преждепользования в патентом праве, установления возможности использовать обозначение, сходное с товарным знаком, возникшим раньше в виде фирменного наименования или коммерческого обозначения

III. Установление нарушения прав третьего лица конкретным произведением, обозначением, изделием, продуктом, способом

В указанном случае объем исследования и его сложность во многом зависят от принципиальной возможности осуществить поиск и количества объектов, которые должны быть проанализированы. Так, например:

Патентоведческая экспертиза для установления патентной чистоты проводится в отношении любых действующих патентов на территории конкретной страны. Возможность предоставления гарантии патентной чистоты обусловлена более короткими сроками правовой охраны патентов, исключительно территориальным действием, а также фактом публикации всех патентов
Экспертиза авторских прав проводится в отношении любых произведений, созданных в мире, в случае, если со дня смерти автора еще не прошло 70 лет. Объективная невозможность полностью гарантировать чистоту авторских прав при проведении экспертизы обусловлена тем, что произведения могут быть как обнародованы, так и не обнародованы, могут быть созданы в любой стране мира, срок правовой охраны крайне продолжительный - необходимо анализировать произведения, которые были созданы два века назад (например, автор создал произведение в 20 лет, дожил до 100 лет, срок охраны - еще 70 лет со дня смерти)

IV. Оценочная экспертиза интеллектуальной собственности

Это самостоятельный вид экспертиз, проводимый, в первую очередь, финансистами и аудиторами, а не юристами или патентными поверенными. Подобная экспертиза проводится для:

Оценки самого результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также для оценки компании. Необходима для привлечения инвестиций или постановки интеллектуальной собственности на баланс
Оценка размера рыночного вознаграждения по лицензионным договорам и договорам отчуждения исключительных прав. Необходима для снижения риска оспаривания сделки в связи с нерыночными условиями (в рамках банкротства), совершения крупных сделок (оценка патента для передачи в залог банку), а также при определении размера компенсации, рассчитанного в виде удвоенной стоимости нарушенного права использования (оценка стоимость права на использования товарного знака, которое было нарушено, именно тем способом, который использовал нарушитель)

Какие объекты могут быть исследованы в рамках экспертизы интеллектуальной собственности?

В зависимости от типа исследуемого объекта можно выделить следующие виды экспертиз:

Экспертиза авторских прав, в которой исследуются литературные, изобразительные, музыкальные, драматические и сценарные, хореографические, аудиовизуальные, архитектурные и другие произведения
Патентоведческая экспертиза, в которой исследуются объекты патентных прав (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), а также решения и изделия, заявленные на регистрацию в качестве таковых
Экспертиза иных объектов интеллектуальной собственности: товарные знаки, ноу-хау, географических указаний и наименования мест происхождения товаров, объекты смежных прав, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем

Какие вопросы могут быть поставлены для экспертизы интеллектуальной собственности?

Перечень вопросов - открытый, обусловлен целями проведения экспертизы, объектами экспертизы, а также другими обстоятельствами. Например, при экспертизе интеллектуальной собственности могут быть поставлены следующие вопросы:

Существует ли представленный на исследование объект в объективной форме?
Создан ли представленный на исследования объект в результате творческого труда автора?
Имеется ли воспроизведение либо переработка произведения №1 в произведении №2? Если ответ на вопрос положительный, то какой объем воспроизведение либо переработка произведения №1 в произведении №2?
Обладает ли представленный на исследования объект чистотой авторских прав (не нарушает ли права третьих лиц)?
Возможна ли регистрация в РФ указанного обозначения в качестве товарного знака для деятельности связанной с производством и реализацией детской одежды?
Нарушает ли права третьих лиц на территории РФ заявленное обозначение при использовании знака для деятельности связанной с производством и реализацией детской одежды?
Является ли сходным до степени смешения представленное обозначение с товарным знаком № X?
Возможна ли регистрация в РФ указанного обозначения в качестве географического указания или наименования места происхождения товара?
Является ли сходным до степени смешения представленное обозначение географическим указанием № X или наименованием места происхождения товара № X?
Отвечает ли представленный внешний вид изделия условиям патентоспособности в качестве промышленного образца?
Отвечает ли представленное устройство условиям патентоспособности в качестве полезной модели?
Отвечает ли представленное решение, относящееся к продукту или способу, условиям патентоспособности в качестве изобретения?
Обладает ли патентной чистотой (нарушает ли патентные права третьих лиц на территории РФ) указанное изделие, устройство, продукт или способ?
Использован ли представленном в изделии промышленный образец № X? Содержит ли изделие все существенные признаки промышленного образца № X или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец и имеется ли при этом сходное назначение?
Использована ли представленном в продукте полезная модель № X? Содержит ли продукт каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели № X?
Использовано ли представленном в продукте или способе изобретение № X? Использован ли в продукте или способе каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения № X, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета?

Что необходимо для проведения экспертизы интеллектуальной собственности?

Для проведения патентоведческих экспертиз, связанных с возможностью предоставления правовой охраны решению в качестве изобретения или полезной модели необходимо изложение имеющейся проблемы и технического уровня (взятого за основу прототипа, внесенных изменений), описание особенностей реализации заявленного решения и достигаемого результата, находящегося в причинно-следственной связи с такими особенностями

В отношении промышленного образца достаточно предоставления внешнего вида готового изделия (в виде рисунка, фотографии, модели), а в отношении товарного знака - внешнего вида обозначения (словесного, изобразительного, комбинированного) и видов товаров, для индивидуализации которых обозначение должно использоваться

Для проведения экспертиз с целью установления патентной чистоты либо чистоты объектов авторского права необходимо предоставить объект, в отношении которого будут производиться поиск и сравнение

Для проведения экспертиз интеллектуальной собственности, связанных с установлением факта нарушения прав правообладателя конкретными действиями третьих лиц, необходимо предоставление экземпляра продукта или изделия, либо информации о порядке его изготовления либо применения (для случаев, когда в качестве изобретения охраняется способ либо особое применение известного решения), которые будут сравниваться с охраняемым объектом

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в связи c экспертизой интеллектуальной собственности

Тел. +7 499 990-72-35

Электронная почта: abp@abp.legal