Время работы: пн. - пт. 9.00 - 18.00
Аудит интеллектуальной собственности
Входим в ведущие рейтинги и объединения страны:
Что такое юридический аудит интеллектуальной собственности?
Аудит интеллектуальной собственности является проверкой системы обнаружения, оформления и защиты ИС компании, в ходе которой осуществляется анализ объектов интеллектуальной собственности (ОИС)
Он необходим для решения следующих задач:
- оценка стоимости РИД
- выявление «забытых» исключительных прав
- определение возможных рисков при использовании незарегистрированных решений
- подготовка рекомендаций по управлению и защите исключительных прав
- выявление конкурентные преимущества
- выявление нарушений чужих исключительных прав
- обнаружение «пробелов» во внутренних локальных актах, регулирующих распоряжение исключительным правом
Какие объекты исследуются?
Проверке подлежат как уже учтенные, так и впервые выявленные компанией разработки. Среди них:
Объекты авторского права (книги, картины, фильмы, программы для ЭВМ) - на предмет:
- наличия прав - доказательства авторства (например, экземпляры произведений, договоры с авторами)
- регистрации - наличие добровольной регистрации авторских прав
- использования - как произведения используются компанией (внутреннее использование, лицензирование, продажа)
- соблюдения прав третьих лиц - не используются ли произведения других авторов без разрешения
- наличия прав - доказательства авторства (например, экземпляры произведений, договоры с авторами)
- регистрации - наличие добровольной регистрации авторских прав
- использования - как произведения используются компанией (внутреннее использование, лицензирование, продажа)
- соблюдения прав третьих лиц - не используются ли произведения других авторов без разрешения
Объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) - на предмет:
- действительности и объема правовой охраны - соответствует ли патент текущим условиям, не истек ли срок действия, нет ли оснований для его оспаривания
- географии действия - на территории каких стран действует патент
- практической ценности - насколько запатентованное решение используется в продуктах или услугах компании, приносит ли оно доход
- отсутствия нарушений - не нарушает ли компания права третьих лиц своими патентами
- действительности и объема правовой охраны - соответствует ли патент текущим условиям, не истек ли срок действия, нет ли оснований для его оспаривания
- географии действия - на территории каких стран действует патент
- практической ценности - насколько запатентованное решение используется в продуктах или услугах компании, приносит ли оно доход
- отсутствия нарушений - не нарушает ли компания права третьих лиц своими патентами
Средства индивидуализации (товарные знаки, НМПТ, коммерческие обозначения) - на предмет:
- правовой охраны - наличие действующей регистрации товарного знака, срок его действия, объем правовой охраны (классы МКТУ)
- уникальности и узнаваемости - насколько бренд отличается от конкурентов и как он воспринимается потребителями
- использования - как активно используется в маркетинговых кампаниях и на продукции
- отсутствия смешения - не используются ли схожие обозначения третьими лицами, что может привести к путанице у потребителей
- правовой охраны - наличие действующей регистрации товарного знака, срок его действия, объем правовой охраны (классы МКТУ)
- уникальности и узнаваемости - насколько бренд отличается от конкурентов и как он воспринимается потребителями
- использования - как активно используется в маркетинговых кампаниях и на продукции
- отсутствия смешения - не используются ли схожие обозначения третьими лицами, что может привести к путанице у потребителей
Секреты производства (ноу-хау) и коммерческая тайна - на предмет:
- идентификации - четкое определение того, что именно является коммерческой тайной
- предусмотренных мер защиты - наличие и эффективность мер по обеспечению конфиденциальности (соглашения о неразглашении, ограниченный доступ, системы шифрования)
- потенциальной ценности - насколько информация важна для бизнеса и насколько трудно ее получить из открытых источников
- рисков утечки – для оценки вероятности несанкционированного раскрытия
- идентификации - четкое определение того, что именно является коммерческой тайной
- предусмотренных мер защиты - наличие и эффективность мер по обеспечению конфиденциальности (соглашения о неразглашении, ограниченный доступ, системы шифрования)
- потенциальной ценности - насколько информация важна для бизнеса и насколько трудно ее получить из открытых источников
- рисков утечки – для оценки вероятности несанкционированного раскрытия
Доменные имена - на предмет:
- связи с товарными знаками - соответствие доменного имени зарегистрированным товарным знакам
- защиты от киберсквоттинга - присутствие потенциальных рисков регистрации схожих доменов конкурентами или мошенниками
- стратегического использования - насколько домен способствует продвижению бренда
- связи с товарными знаками - соответствие доменного имени зарегистрированным товарным знакам
- защиты от киберсквоттинга - присутствие потенциальных рисков регистрации схожих доменов конкурентами или мошенниками
- стратегического использования - насколько домен способствует продвижению бренда
Что проверяется в рамках IP due diligence?
В процессе юридического аудита интеллектуальной собственности проводится проверка следующих обстоятельств:
Системное регулирование служебных (РИД)
Анализируется наличие и действенность внутреннего положения, регламентирующего процесс создания, использования и вознаграждения авторов ОИС (объектов интеллектуальной собственности)
Юридическое обеспечение деятельности по созданию ОИС
Проверяется наличие и корректность оформления комплекта документации, связанной с работниками, создающими РИД. Сюда входят: трудовые договоры, должностные инструкции, служебные задания, своевременные уведомления авторами работодателя о создании РИД, приказы о постановке ОИС на баланс компании и о выплате авторских вознаграждений
Корректность оформления взаимоотношений с внешними исполнителями
Оценивается наличие и корректность форм договоров для работы с подрядчиками. Особое внимание уделяется условиям передачи прав использования или отчуждения ОИС, а также механизмам определения и выплаты вознаграждения
Анализ существующих договоров с подрядчиками
Проводится ревизия заключенных соглашений, в частности, по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и иным работам, в результате которых возникают ОИС
Обеспечение правовой защиты ОИС
Проверяется факт регистрации и поддержания в силе правовой охраны всех подлежащих регистрации ОИС, а также внедрение и эффективная защита режима коммерческой тайны (секрета производства) для неопубликованных разработок
Какие дополнительно мероприятия могут проводиться во время IP due diligence?
Очень часто во время IP due diligence также дополнительно проводятся следующие мероприятия, направленные на:
- обнаружение нематериальных активов организации, права на которые не оформлены, через финансовый аудит ее хозяйственной деятельности
- проверку патентной чистоты и патентоспособности ключевых НМА, права на которые не оформлены, а также принятие решения о возможности проведения работ для перехода на выпуск продукции, обладающей патентной чистотой
- обнаружение конкурирующих решений, которые представлены на этом же рынке, анализ на наличие нарушения исключительных прав компании
- исследование текущих разработок и направлений при проведении разработок для оценки перспективности разрабатываемых решений для дальнейшей промышленной эксплуатации, реализации и получения правовой охраны
- старший юрист ООО «Афонин, Божор и партнеры»
- руководитель блока регистрации товарных знаков и промышленных образцов
Как подготовиться к аудиту?
Во-первых, необходимо определить цель, чтобы понять объем анализируемой информации и, соответственно, необходимое время.
Далее осуществляется сбор информации, которая будет анализироваться, это могут быть различные первичные документы, локальные акты, соглашения и иные контракты.
После определения целей и объема информации строится план проведения, в ходе которого определяются охватываемые области бизнеса, исследуемые объекты, график, бюджет и формат предоставления итогов исследования.
Далее осуществляется сбор информации, которая будет анализироваться, это могут быть различные первичные документы, локальные акты, соглашения и иные контракты.
После определения целей и объема информации строится план проведения, в ходе которого определяются охватываемые области бизнеса, исследуемые объекты, график, бюджет и формат предоставления итогов исследования.
Как происходит процесс IP аудита?
Процедура due diligence, как правило, проводится в три этапа:
(I) Первичная инвентаризация активов
На этом этапе проводится сбор документации, идентификация всех зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС), а также выявление активов, которые еще не получили формального оформления.
(II) Тщательный анализ
Далее осуществляется детальное изучение выявленных объектов интеллектуальной собственности. При необходимости направляются дополнительные запросы для получения исчерпывающей информации и подтверждающих документов.
(III) Формирование экспертного заключения
Завершающим этапом является составление подробного правового заключения. В нем будут отражены все обнаруженные риски в системе управления интеллектуальной собственностью, а также предложены меры по их минимизации и устранению
На этом этапе проводится сбор документации, идентификация всех зарегистрированных прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС), а также выявление активов, которые еще не получили формального оформления.
(II) Тщательный анализ
Далее осуществляется детальное изучение выявленных объектов интеллектуальной собственности. При необходимости направляются дополнительные запросы для получения исчерпывающей информации и подтверждающих документов.
(III) Формирование экспертного заключения
Завершающим этапом является составление подробного правового заключения. В нем будут отражены все обнаруженные риски в системе управления интеллектуальной собственностью, а также предложены меры по их минимизации и устранению
Важно: Стандартный срок проведения IP due diligence варьируется от одного до трех месяцев. В экстренных случаях возможна экспресс-оценка, которая может быть завершена в срок от 10 рабочих дней исключительно на основе предоставленных документов и сведений
Кто может проводить
Проведение IP аудита не требует специальных разрешений и может проводиться любым лицом, которое считает, что у него есть необходимые знания и навыки.
В некоторых компаниях IP due diligence проводят штатные юристы, которые имеют доступ ко всей документации.
Вместе с тем, мы рекомендуем поручать проведение указанного мероприятия командам с многолетним специализированным опытом. Такие команды должны иметь в составе не только IP юристов, но и аттестованных в Роспатенте патентных поверенных по соответствующим специальностям (товарным знакам и знакам обслуживания, программам для ЭВМ и базам данных, изобретениям и полезным моделям, промышленным образцам). Также взгляд со стороны поможет выявить неучтенные моменты, на которые внутренний юрист не обратил внимание (полагаясь на свои знания о всех заключенных договорах)
В некоторых компаниях IP due diligence проводят штатные юристы, которые имеют доступ ко всей документации.
Вместе с тем, мы рекомендуем поручать проведение указанного мероприятия командам с многолетним специализированным опытом. Такие команды должны иметь в составе не только IP юристов, но и аттестованных в Роспатенте патентных поверенных по соответствующим специальностям (товарным знакам и знакам обслуживания, программам для ЭВМ и базам данных, изобретениям и полезным моделям, промышленным образцам). Также взгляд со стороны поможет выявить неучтенные моменты, на которые внутренний юрист не обратил внимание (полагаясь на свои знания о всех заключенных договорах)
Юрист по ИС в рамках проведения IP due diligence и после его завершения:
Юридическое сопровождение
регистрирует вновь выявленные РИД
разрабатывает рекомендации по управлению активами и их защите
разрабатывает стратегию по коммерциализации ОИС
унифицирует шаблоны типовых лицензионных договоров и договоров отчуждения
унифицирует типовые формы договоров, заключаемых с контрагентами
вносит положения о служебных РИД и авторском вознаграждении в трудовые договоры с лицами, которые их создают
в случае отсутствия разрабатывает положения о служебных РИД и коммерческой тайне
структурирует все локальные акты, касающиеся интеллектуальной собственности, и доступа сотрудников и третьих лиц к конфиденциальным сведениям
проводит переговоры для привлечения внешних инвестиций
осуществляет мониторинг нарушения исключительных прав организации
сопровождает досудебное урегулирование спора
представляет интересы организации в судах
разрабатывает стратегию по правовой охране внутренних разработок
проводит патентные исследования для определения целесообразности регистрации объектов
создает реестр объектов интеллектуальной собственности
проводит инвентаризацию всех учтенных и вновь выявленных РИД компании
Вам понравилась статья?
Поделиться в соцсетях:
Отзывы
Мы выступаем экспертами в СМИ
