Прекращение охраны товарного знака — услуги юристов в Москве

Двадцать первый век является веком инноваций и конкуренции. Это проявляется в развитии науки, техники, экономики и появлении новых товаров и услуг. Основой маркетинговой стратегии по захвату доли на рынке является создание своего узнаваемого бренда.

Главным инструментом защиты своего бренда является зарегистрированный товарный знак. На этапе предварительной проверки или в процессе регистрации товарного знака могут возникнуть ситуации, когда сходное или тожественное обозначение уже зарегистрировано в качестве товарного знака другим лицом. Менять бренд или отчаиваться не стоит, в случае если правообладатель не использует товарный знак в течение трех лет, его охрану можно прекратить в соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса РФ при соблюдении следующих фактов:

1. Товарный знак должен не использоваться непрерывно в течение трех лет до подачи заявления в Суд по интеллектуальным правам;
2. Лицо, обратившееся с таким заявлением, должно доказать заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;
3. Предварительно направить правообладателю предложение об отказе от товарного знака или заключить договор об отчуждении исключительных прав на товарный знак в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Для заявителя важно доказать только заинтересованность и направление предложения правообладателю, факт неиспользования заявителем не доказывается, так как для заявителя он является отрицательным, и в соответствии с устоявшейся судебной практикой отрицательные факты считаются доказанными, пока обратное не доказала другая сторона.

Основным доказательством факта заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является уведомление эксперта Роспатента по результатам экспертизы по существу, в которой эксперт противопоставил зарегистрированный товарный знак.

Кроме указанного выше доказательства, могут использоваться и другие доказательства, например:

• Сертификаты соответствия или декларации на товары;
• Договоры о поставках, купли-продажи товара или оказания услуг/работ;
• Иные документы, свидетельствующие о продажах товаров;
• Счёт-фактуры, УПД;
• Договоры на рекламу товаров/услуг заявителя;
• Данные из единого реестра интернет-рекламы или от операторов рекламных данных с содержанием рекламных объявлений;
• Нотариальный протокол осмотра интернет-сайта заявителя и сервиса web.archive.org
• Выписка из единой государственной автоматизированной информационной системы, в случае, если производство товара подлежит обязательному учету
• и др.

Доказательством факта направления предложения об отказе от товарного знака или заключения договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак будет являться чек и опись об отправке такого предложения Почтой России по адресу, который указан в Открытом реестре товарных знаков и по адресу, указанному индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в ЕГРИП или ЕГРЮЛ, если адреса различаются.

Правообладатель может защититься от иска о досрочном прекращении товарного знака, доказав один из следующих фактов:

1. Использование товарного знака в любой период в течение последних трех лет;
2. Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;
3. Отсутствие направления или ненадлежащее направление предложения об отказе от товарного знака или заключения договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак;
4. Широкую известность товарного знака и связь этого товарного знака с правообладателем и, соответственно, введение потребителя в заблуждение, в случае регистрации товарного знака на имя заявителя;
5. Факт того, что временной цикл производства товаров составляет более трех лет, в связи со спецификой производства и отсутствием возможности поставлять на рынок товары в указанный промежуток;
6. Неиспользование товарного знака вызвано обстоятельствами, не зависящими от правообладателя.

Доказательствами использования товарного знака могут быть:

• Лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, в которых другим лицам предоставлено право использования товарного знака;
• Доказательства использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, например, товарный знак использует юридическое лицо, учредителем которого является правообладатель;
• Сертификаты соответствия или декларации на товары;
• Договоры о поставках, купли-продажи товара или оказания услуг/работ;
• Иные документы, свидетельствующие о продажах товаров;
• Счёт-фактуры, УПД;
• Договоры на рекламу товаров/услуг;
• Данные из единого реестра интернет-рекламы или от операторов рекламных данных с содержанием рекламных объявлений;
• Нотариальный протокол осмотра интернет-сайта заявителя и сервиса web.archive.org
• Выписка из единой государственной автоматизированной информационной системы, в случае, если производство товара подлежит обязательному учету
• и др.

По общему правилу факт отсутствия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не доказывается правообладателем по причинам, аналогичным доказыванию неиспользования товарного знака со стороны заявителя, но также правообладатель может предоставить доказательства отсутствия заявки на регистрацию товарного знака.

Факт отсутствия направления предложения об отказе от товарного знака или заключения договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак, как указано выше, не подлежит доказыванию как отрицательный факт. Ненадлежащее направление предложения может доказываться выпиской из реестра товарных знаков, в которой указан адрес правообладателя, отличный от того, на который был отправлено предложение. Такое бывает, когда правообладатель меняет адрес в реестре, а заявитель не обращает на это внимание.

Далее рассмотрим исключения из нормы о досрочном прекращении охраны товарного знака:
1)Широкая известность товарного знака и связь этого товарного знака с правообладателем, и соответственно, введение потребителя в заблуждение в случае регистрации товарного знака на имя заявителя, доказывается очень просто:

• В случае если товарный знак признан общеизвестным, данный факт презюмируется;
• Социологическим опросом, по результатам которого большинство потребителей знают товарный знак и ассоциируют его с правообладателем.

2) Факт того, что временной цикл производства товаров составляет более трех лет, в связи со спецификой производства и отсутствием возможности поставлять на рынок товары в указанный промежуток.
Вышеназванный факт связан именно со спецификой конкретного товара, чаще всего такая специфика товара связанна с производством алкогольных напитков долгой выдержки, например, бренди или вин. Доказательствами в таком случае будут являться заключение специалистов (экспертов), подтверждающее методику производства товаров. Дополнительными доказательствами могут быть научные статьи, производственные инструкции и т.д.

3) Неиспользование товарного знака вызвано обстоятельствами, независящими от правообладателя.
Данный факт является последним, который правообладатель может доказать для того, чтобы защитить товарный знак. Доказательствами могут быть запреты (санкции) государства на ввоз и последующую продажу определенных товаров, например, в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2018 по делу № СИП-601/201 учтен данный факт:
«При таких обстоятельствах с 06.08.2014 ответчик, как производитель молочной продукции станы, входящей в состав ЕЭС, лишен не по своей воле права на импорт молочной продукции на территорию Российской Федерации».