Патентный троллинг

Нажимая кнопку «Оставить заявку», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных
Содержание

юрист практики защиты интеллектуальной собственности

Рейтинг материала:

Что такое патентный троллинг?

Суть определения в российской и международной практике одна – это регистрация патентов и других объектов интеллектуальной собственности (ОИС) не с целью использования и защиты от нарушений, а с целью предъявления претензий и получения компенсаций
Это явление еще называют сквоттингом, а лиц, регистрирующих такие объекты – сквоттерами. Отличие патентного тролля от добросовестного правообладателя заключается в изначальных намерениях при подаче заявок на регистрацию.
Цель сквоттинга — извлечение прибыли через давление и многочисленные суды.
Чаще всего сквоттингу подвержены объекты патентного права и товарные знаки

Как работает патентный тролль: пошаговая схема

1] Во, первых, это регистрация спорного патента (часто — на тривиальное решение). Заявитель умными словами так описывает формулу, что это действительно кажется открытием. Хотя на деле это лишь раздутый мыльный пузырь, под описание которого может подходить большое количество разработок и уже действующих патентов
2] Далее тролль осуществляет поиск компаний, «нарушающих» патент (с реальным или надуманным нарушением). Он изучает их технологии и оценивает, подходят ли они под его зарегистрированную «разработку»
3] Третьим этапом идет направление претензий, угрозы и предложения о «мирном урегулировании». Как правило, это массовая рассылка, поэтому какая-то часть «нарушителей» соглашается выплатить компенсацию в таком порядке
Если компании отказываются платить, то в ход идут такие же многочисленные судебные иски.
Пока «нарушитель» докажет злоупотребление правом со стороны правообладателя могут пройти годы и все судебные инстанции. Также нарушитель может параллельно пытаться оспорить регистрацию объекта в Палате по патентным спорам

Сквоттинг в России

Юридическая база и возможности для троллинга в РФ существуют, так как при регистрации, например, патента на охраноспособность проверяется формула, а не финальная реализация.
Чаще всего сквоттеры действуют по одной из следующих схем:
  • регистрируют общеупотребимые слова и фразы во всех доступных классах МКТУ
  • регистрирую патенты с очень расплывчатой формулой, под которую может подходить сразу несколько технологий
  • отслеживают анонсы инновационных решений и первые патентуют их
После получения регистрации они направляют претензии или предложения выкупить у них права или заключить лицензионные договоры.
Сложность борьбы с такими недобросовестными лицами заключается в том, что они действуют в рамках закона и действительно могут требовать компенсации за использование их ОИС. И чтобы доказать, что они сами их используют, прибегают к сомнительным действиям. Например, один из главных троллей, имеющий сотни товарных знаков, открыл маленький магазин и периодически меняет на нем вывеску, чтобы создать видимость использования своих обозначений.
Статистика судебных дел по «сомнительным» патентам достаточно насыщенная, как и практика, удовлетворяющая такие иски. Все дело в том, что суды рассматривают каждое дело отдельно и не могут использовать выводы о злоупотреблении из другого дела, а доказать такое злоупотребление со стороны правообладателя очень непросто и требует наличия соответствующего опыта и ресурсов
Одним из первых кейсов в России является дело по иску ООО «Технополис» по патенту «Стеклянный сосуд», зарегистрированному в 1999 году. Истец требовал от заводов (производителей пива) заключить с ним лицензионные договоры и постоянно отчислять ему 0,5% от годовой выручки, возникшей в связи с использованием патента. В итоге силами «нарушителей» патент был признан недействительным лишь в 2001 году

Зарубежная практика борьбы с патентными троллями

В США сквоттеры достаточно распространены и являются крайне нежелательными субъектами. Они работают по такой же схеме, как и в России, патентуют известные решения или слишком расплывчатые формулы, а потом массово направляют претензии и взыскивают сотни миллионов долларов
При борьбе с ними в США по аналогии с российской Палатой по патентным спорам применяется механизм PTAB. РТАВ является подразделением национального патентного ведомства USPTO и занимается рассмотрением споров по заявкам и уже зарегистрированным объектам интеллектуальной собственности.
Так как юридическая защита в Штатах очень дорогая, то еще одним способом остановить недобросовестных лиц является правило «loser pays rule», в соответствии с которым судебные расходы оплачивает проигравшая сторона. В России установлена такая же норма, но наших троллей это не останавливает, потому что в большинстве случаев суды удовлетворяют заявления о взыскании судебных расходов не в полном объеме
В ЕС с недавнего времени действует единый патентный суд, который рассматривает споры, связанные с интеллектуальной собственностью, по первой и апелляционной инстанции. Этот суд в том числе рассматривает и иски сквоттеров, желающих привлечь добросовестных лиц к ответственности и получить от них деньги. В таком случае единственный вариант - ограничение действия сомнительных патентов путем признания их недействительными.
Китай также не отстает по практике скоттинга. Один из таких представителей даже судился с Илоном Маском за товарный знак «Tesla», но в итоге стороны смогли завершить спор мирным путем и сквоттер передал права на товарные знаки и на несколько доменов

Признаки патентного тролля: как отличить от законного правообладателя

Отсутствие фактической деятельности или производства, регистрация патентов без цели использования. В доступе нет информации о том, что правообладатель действительно использует свой зарегистрированный объект. Также это может быть видимость использования, например, размещение на сайте без фактической реализации
Массовая рассылка претензий, когда лицо целенаправленно мониторит все доступные ресурсы на предмет поиска нарушителей и при малейшей возможности требует компенсацию
Отказ от лицензирования на разумных условиях, когда лица узнают о том, что тролль является правообладателем, и добросовестно хотят получить у него согласие. Сквоттеру это невыгодно, так как он рассчитывает на гораздо большую компенсацию. Например, лицензионный договор может предусматривать роялти 10% от использования объекта, а компенсацию можно получить в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров

Как действовать при получении претензии от сквоттера

Во-первых, не паниковать и не подписывать документы без консультации юриста.
Юридический анализ патента и объекта, деятельности правообладателя на предмет признаков сквоттинга. Изучение объема зарегистрированных на это лицо объектов, судебных дел с его участием.
Если из совокупности этих данных юрист делает вывод о недобросовестном поведении правообладателя, то начинается подготовка мотивированного ответа на претензию с указанием на необоснованность претензии и намерений обжаловать решение о регистрации объекта. Обычно тролли не успокаиваются при получении такого ответа и идут дальше. Тогда начинаются переговоры или защита в суде и Палате по патентным спорам.
Для подтверждения злоупотребления со стороны правообладателя необходимо собрать большое количество доказательств.
Даже если в одном деле по иску этого же лица суд отказал в удовлетворении требований из-за злоупотребления, то не факт, что в другом суд поступит также, потому что каждый спор рассматривается индивидуально с учетом представленных сторонами документов

Оспаривание патента, выданного патентному троллю

Для начала необходима подача возражения в Роспатент с подробной аргументацией и подтверждающими документами
Основания для аннулирования зависят от объекта, это может быть отсутствие новизны, промышленной применимости, изобретательского уровня, очевидность, неиспользуемость правообладателем в течение определенного срока
Практика административных споров неоднозначна, Палата по патентным спорам может как оставить регистрацию в силе, так и признать ее недействительной.
Сроки и этапы процедуры также индивидуальны. Некоторые возражения могут быть рассмотрены за 1-2 заседания, а некоторые, например, за 7. Также этапы процедуры зависят от решения Роспатента. Если податель возражений согласится с заключением коллегии, то больше никаких действий не предпринимается, а если же не согласится, то необходимо будет обжалование в Суде по интеллектуальным правам
  • старший юрист ООО «Афонин, Божор и партнеры»
  • руководитель блока регистрации товарных знаков и промышленных образцов
Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных

Судебная защита

Стратегия защиты в арбитражном суде в случае с сквоттерами заключается в доказывании их недобросовестного поведения за счет применения статьи 10 ГК РФ (злоупотребление правом)
1
Чтобы доказать, что правообладатель является сквоттером, нужно изучить судебные дела, в которых он является истцом, оценить, сколько требований он подал по этому же объекту, какие суды выносят решения по таким делам с его участием
2
Также важно исследовать его деятельность, использует ли он сам каким-то образом свой зарегистрированный результат интеллектуальной деятельности (РИД)
3
На случай, если суд откажется признать злоупотребление, необходимо получить подтверждение отсутствия использования объекта. Это может быть заключение патентного поверенного или заключение эксперта. Если суд их не примет, то нужно просить назначение судебной экспертизы
Признание патента недействительным сначала происходит в Палате по патентным спорам, а уже если она откажет, то через суд. Если патент тролля будет признан недействительным, то основания для взыскания компенсации будут отсутствовать.
Если суд признает злоупотребление правом со стороны правообладателя, то судебные издержки, понесенные ответчиком, могут быть возложены на истца

Ответственность за недобросовестные действия

Юридическая квалификация злоупотреблений не содержит закрытый перечень такого поведения, в ст. 10 ГК РФ в качестве злоупотребления приводится следующее:
- использование прав только с целью причинить вред какому-то лицу
- действия в обход закона с противоправной целью
- иные изначально недобросовестные действия
- использование прав для недобросовестной конкуренции
- злоупотребление доминирующим положением
Санкции для лиц, которые злоупотребляют предоставленными правами, предусмотрены в виде отказа в защите прав и (или) взыскании убытков, в том числе упущенной выгоды.
Соответственно, можно выделить следующие риски для тролля: отказ в удовлетворении иска и санкции в виде взыскания убытков, возникших у ответчика.
Если патент будет признан недействительным, то еще одной мерой ответственности становится лишение объекта интеллектуальной собственности и невозможность предъявлять по нему массовые претензии

Защита бизнеса: превентивные меры

Для того, чтобы не стать жертвой сквоттера, достаточно выполнять следующие действия:
Патентный аудит перед запуском продукта. Это позволит оценить, используются ли в продукте чужие технологии, разработки, зарегистрированы ли они, кто является их правообладателем, использует ли их правообладатель самостоятельно, выдает ли лицензии
Мониторинг зарегистрированных патентов и товарных знаков. Особенно актуально это для тех, кто не зарегистрировал свой бренд, потому что сквоттерами сотнями регистрируют товарные знаки и потом требуют выплатить компенсацию или предлагают выкупить права на обозначение за огромные деньги. Также мониторинг поможет новым компаниям избежать использование уже зарегистрированных обозначений, а разработчикам – проверить патентную чистоту своей технологии
Лицензионная чистота программного обеспечения. При использовании программ и приложений обязательно нужно удостовериться, что заключена вся цепочка лицензионных договоров и лицо, предлагающее установить ПО, имеет на это право
Регистрация собственных решений заранее. Конечно это является самым главным способом, помогающим избежать получения претензий. Как только был создан какой-то объект, нужно сразу же подавать заявку на его регистрацию. Это касается и товарных знаков, и патентов. Если был создан объект, не подлежащий регистрации, то нужно его задепонировать, чтобы иметь подтверждение авторства на случай споров

В случае получения претензий не стоит сразу соглашаться на требования отправителя, а необходимо обратиться к юристам

Для начала понадобится правовая экспертиза на оценку обоснованности требований, изучения правообладателя, судебной практики с его участием

Далее идет выстраивание стратегии реагирования. Если относительно правообладателя можно сделать вывод, что он является сквоттером, то необходимо идти оспаривать его патент и доказывать злоупотребление правом. Если же правообладатель добросовестный, то можно также попробовать снести регистрацию, доказывать отсутствие использования, пробовать снизить сумму компенсации

Юрист ведет переговоры с правообладателем, пытается прекратить спор в досудебном порядке. Если это не удается, то адвокат начинает отстаивание интересов доверителя в Роспатенте и суде.
Полное юридическое сопровождение на всех стадиях спора может помочь снизить компенсацию или же вообще избежать ее выплаты

Роль юриста при споре

Патентный шантаж и давление на стартапы

Технологические стартапы зачастую являются основной целью троллей, так как у стартапов еще недостаточно средств на регистрацию своих разработок, но нужно привлекать инвестиции путем анонсирования запуска продукта. В момент анонса тролли изучают технологию, готовят формулу таким образом, чтобы технология под нее попадала, и оперативно подают заявку в Роспатент.
Далее тролли начинают направлять стартапам претензии и требования выплатить компенсацию и прекратить использование их же разработки. Даже если компания охраняет инновацию в качестве ноу-хау, то это не поможет защитить ее в случае получения претензии от правообладателя
Как защититься, если обнародования информации о новой технологии не было, а сведения о ней предоставлялись только инвесторам? В таком случае необходимо прописать антипатентные положения в инвестиционных договорах, которые предусматривают запрет инвесторам регистрировать самостоятельно патент на инновацию или использовать его, также при передаче информации инвесторам крайне важно заключать NDA

Проблема «патентных мин» при слиянии и поглощении

В основном это риски покупки бизнеса с неочищенной ИС, когда права на ОИС не зарегистрированы или объекты используются без согласия правообладателей. В таком случае новому владельцу бизнеса может поступить претензия от правообладателя, а также требования о выплате возмещения
При вложении денег в приобретение бизнеса не все хотят нести дополнительные расходы на выплаты правообладателям или борьбу с ними, поэтому крайне важно проведение патентного due diligence перед сделкой
Юристы изучат патентный портфель, используемые ОИС, сделки с объектами, планы по коммерциализации, а также перспективы регистрации еще не запатентованных разработок. Исходя из такого правового заключения можно принять обоснованное решение в приобретении компании или отказаться от такой сделки
Стратегии защиты при выявлении рисков в сделке заключаются в уточнении у продавца всех вопросов, касающихся выявленных спорных ОИС, направление ему предложений по урегулированию всех спорных вопросов и самостоятельному приобретению прав на все используемые объекты

Недобросовестная регистрация товарных знаков

Тролли в области товарных знаков - очень распространенная практика.
Они регистрируют самые простые слова и выражения в доступных классах МКТУ и никак самостоятельно их не используют
  • -!-
    Одним из главных сквоттеров в России является Азамат Ибатуллин, являющийся правообладателем сотен товарных знаков, аффилированным лицом с десятками компаний (тоже имеющими внушительный портфель товарных знаков) и истцом в более 1000 судебных дел, в которых он активно выигрывает и взыскивает компенсации
  • -!-
    Еще одним примером является Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «Мир», являющаяся обладателем более 500 товарных знаков, более 200 доменных имен, и аффилированная с двумя аналогичными компаниями-владельцами крупных портфелей
Как в спорах по патентам, так и по товарным знакам присутствует схожесть методов давления на тролля.
Во-первых, нужно попытаться признать товарный знак недействительным, это можно сделать через Роспатент. Но можно пойти и напрямую в Суд по интеллектуальным правам, если основание – это неиспользование в течение 3 лет. Обычно такие правообладатели действительно не используют в своей деятельности зарегистрированное обозначение, поэтому шансы получить решение в свою пользу хорошие. Также можно настаивать в суде на злоупотреблении правом со стороны истца, доказать массовость подачи аналогичных претензий и исков.
Конечно борьба с сквоттерами через Роспатент и суд может отнять много времени и денег, но зато позволит отстоять свою правоту, не выплачивать компенсацию, а также продолжать использовать обозначение (если товарный знак признают недействительным)

Антипатентная экспертиза

Оценка обоснованности претензий должна проводиться компетентными юристами, так как большинство людей, получивших претензию, считают, что они ничего не нарушили
Необходимо выяснить, действительно ли есть такой объект, в каком объеме он охраняется, есть ли у отправителя право на предъявление требований
Также необходимо проверить добросовестность правообладателя, использует ли он сам объект, массово ли направляет претензии и судится
Если можно предположить, что это сквоттер, то необходимо провести сравнительный анализ патента с существующим на дату подачи заявки уровнем техники, так как многие патенты таких лиц имеют неточную или слишком обширную формулу и могут совпадать с уже зарегистрированными патентами или охватывать большой объем существующих технологий
При обнаружении указанных признаков следует получить заключение патентного поверенного или эксперта для использования в суде или переговорах, чтобы добиться отказа от требований

Разработка стратегии досудебной и судебной защиты

При получении претензии у нарушителя есть 3 варианта:
  • проигнорировать в надежде, что правообладатель не захочет судиться
  • направить ответ с отказом удовлетворить требования
  • попытаться урегулировать спор через переговоры, просить снизить компенсацию
Когда дело уже находится в суде, то можно подать встречный иск о признании действий истца злоупотреблением правом.
Если же осуществляется строгий внутренний контроль за репутацией компании, то следует попытаться уладить спор всеми силами в досудебном порядке, чтобы избежать огласки. Нужно понять, что сильнее нанесет вред – новости в СМИ или требуемый размер компенсации и дальнейший запрет использования объекта.
Например, Лаборатория Касперского не побоялась огласки спора в СМИ и долгих судебных тяжб, чтобы отстоять свое имя, и боролась с сквоттером, который подал иск об использовании 2 патентов, в США. Выиграть спор им стоило 3,5 лет, 2,5 млн. долларов судебных издержек, но зато они не пошли на поводу у недобросовестных лиц и доказали свою правоту.
В любом случае стратегия должна разрабатываться совместно с юристом, который досконально изучает претензию, отправителя, соответствующую судебную практику, и исходя из своего опыта предлагает доверителю варианты

Поддержка от государства и профессиональных ассоциаций

Роль Торгово-промышленной палаты, «Деловой России» и других организаций, представляющих бизнес, заключается в придании огласки такому явлению как патентный троллинг
Например, в Роспатенте проходят совещания с представителями различных общественных организаций по вопросам интеллектуальной собственности, в том числе сквоттинг. Механизмы коллективной защиты в настоящий момент не предусмотрены. Единственный вариант – объединяться получателям претензии, обсуждать проблему и каждому пытаться обжаловать патенты и доказывать злоупотребление правом. Петиции в органы власти, работа с Минэкономразвития и Роспатентом в данном случае не будут эффективными, так как тролли действуют в рамках закона и имеют право обращаться за защитой своих прав

Международные возможности защиты

Ведение споров в зарубежных юрисдикциях требует от юриста опыта участия в аналогичных процессах и знание законодательства конкретной страны. Необходимо понимать, что юридические услуги за границей стоят существенно выше российских, поэтому следует заранее оценить финансовые возможности участия в таком споре.
Применение норм международных соглашений (TRIPS, WIPO) также допустимо в зарубежных юрисдикциях, если она являются участниками этих соглашений
Арбитраж и альтернативное разрешение споров применяется, если допускается местным законодательством. В некоторых странах это зависит также от цены иска.
Большинство компаний, обращающихся к альтернативным способам разрешения споров, выбирают их из-за возможности сохранения конфиденциальности процесса, чтобы не навредить своей деловой репутации

Услуги юридической компании по защите

Консультации по ситуации и оценка рисков - юрист изучает претензию, оценивает ее обоснованность, а также правообладателя на предмет наличия признаков сквоттинга. После изучения материалов проводится консультация, в ходе которой дается заключение по возникшей ситуации и предлагаются стратегии дальнейших действий
Подготовка ответов, возражений, исков – адвокат аргументированно излагает позицию доверителя, находит доводы для отказа в удовлетворении требований, составляет иные процессуальные документы, в том числе встречные иски
Представительство в Роспатенте и судах – юрист участвует в заседаниях суда и Палаты по патентным спорам, отвечает на вопросы суда и участников процесса, представляет позицию по делу, а также находит дополнительные доказательства в процессе рассмотрения дела
Постоянное юридическое сопровождение бизнеса в сфере ИС – особенно важно для компаний, в процессе деятельности которых появляются ОИС. Юридическая помощь нужна как на этапе создания служебного РИД, так и при его дальнейшей регистрации и защите

Вам понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

Подпишитесь на нашу рассылку важных юридических новостей

Объясняем без «воды» и даем рекомендации, что нужно делать
Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных

Отзывы

Мы выступаем экспертами в СМИ

Записаться на консультацию к юристу

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных