Отчуждение товарного знака – регистрация в Роспатенте

Товарный знак (далее – «ТЗ») – ключевой объект интеллектуальной собственности. С их помощью потребители делают выбор при покупке той или иной продукции: положительный имидж бренда повышает его востребованность и стоимость.

Решение о том, как распоряжаться товарным знаком, который по действующему законодательству Российской Федерации признается нематериальным активом, всегда принимает правообладатель. Важно помнить, что обязательной государственной регистрации подлежит не только сам товарный знак, но распоряжение правом на него. Распоряжение правом на товарный знак может быть осуществлено путем заключения лицензионного договора или путем подписания договора отчуждения товарного знака.

Отчуждение прав на товарный знак предполагает передачу всей совокупности прав (аналог купли-продажи земельного участка), в результате отчуждения прав на товарный знак новый правообладатель может без ограничений определять дальнейшую судьбу товарного знака: использовать самостоятельно, передавать другим лицам, добровольно прекратить досрочно правовую охрану и т.д.

В отличие от договора отчуждения прав на товарный знак лицензионный договор (аналог договора аренды транспортного средства) предполагает временную передачу на определенный срок (например, на один год), с возможностью только определенных способов использования (например, только путем использования на вывесках магазина) и на определенной территории (например, только территория Нижегородской области).

Важно отметить, что, если товарный знак зарегистрирован для нескольких разнородных товаров и услуг (знак обслуживания), то возможно отчуждение права только на часть таких товаров. Например, товарный знак зарегистрирован, для инжиниринговых услуг и для фармацевтических препаратов, в таком случае товарный знак для одного вида товаров может остаться у прежнего владельца, а для другого быть отчужденным новому. В то же время, например, товарный знак, зарегистрированный для косметических средств, не может принадлежать для части товаров (гель для душа) одной компании, а для части однородных товаров (мыло) другой, поскольку это будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции. Указанное правило необходимо принимать во внимание при отчуждении товарного знака

В каких ситуациях владельцы сталкиваются с необходимостью оформления отчуждения прав на товарный знак другим лицам:

1. При закрытии бизнеса. Учредителям требуется передать все имеющиеся активы, как материальные, так и нематериальные в случае ликвидации, в том числе оформить отчуждение исключительного права на товарный знак. Товарный знак может быть передан как учредителям согласно ликвидационному балансу, так и другой компании по договору отчуждения;
2. При перепрофилировании и реорганизации бизнеса (преобразование). К примеру, собственники предприятия решают, что товарный знак устарел или он не соответствует новому виду деятельности, в таком случае товарный знак может быть продан (произведено отчуждения товарного знака) другой компании;
3. При реорганизации компании в форме разделения. Например, собственники принимают решение о разделении компании на несколько. В таком случае осуществляется отчуждение товарного знака в пользу той компании, которая будет занимается соответствующими видами деятельности. Также имеют место ситуации, когда интеллектуальные активы консолидируются на одной компании группы, а операционная деятельность осуществляется через другие компании (защитная функция, оптимизация налогообложения и т.д.);
4. При реорганизации компании в форме слияния и поглощения. Например, объединение нескольких компаний под единым брендом часто ведет к тому, что теряется необходимость в использовании некоторых объектов из портфеля товарных знаков, в таком случае такие товарные знаки могут быть реализованы путем отчуждения прав на товарный знак (в случае, если потребитель не будет вводиться в заблуждение);
5. Планируется развитие новой сферы в бизнесе, в результате чего зарегистрированное обозначение уже не представляет интерес для компании (например, компания зарегистрировала ТЗ для производства крема для лица (3 класс), а потом решила заниматься продажей йогуртов (29 класс);
6. Когда ТЗ не используется, а третье лицо желает зарегистрировать сходное обозначение - заинтересованное лицо прислало письмо-согласие на регистрацию, либо просит заключить договор на отчуждение ТЗ;
7. В целях минимизации репутационных рисков – например, исключительный лицензиат не следит за качеством оказываемых услуг, страдает репутация бренда – продажа может быть положительным исходом для правообладателя;
8. Реализация имущества должника в деле о банкротстве – исключительное (имущественное) право может входить в конкурсную массу.

Регистрация отчуждения товарного знака регулируется следующими нормативными актами:

1. Гражданский кодекс РФ, в частности:

• ст. 1488 ГК РФ включает в себя дефиницию договора отчуждения прав на товарный знак: одна сторона обязана передать исключительное право на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для которых он зарегистрирован, новому владельцу. Также указывается на запрет регистрировать отчуждение товарного знака в случае, если при этом потребитель будет вводиться в заблуждение.
• ст. 1490 ГК РФ определяет, что договор отчуждения прав на товарный знак должен заключаться в письменной форме, а само отчуждение прав на товарный знак подлежит обязательной государственной регистрации в Роспатенте.
• Ст. 1234 ГК РФ указывает на то, что право на товарный знак переходит от владельца к другой стороны в момент регистрации в Роспатенте отчуждения товарного знака. Не допускается безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими организациями.

2.Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 содержат в себе:

• Нормы, регламентирующие технические особенности оформления документов (например, если листы должны быть прошиты и пронумерованы; наименования должны быть указаны без сокращения и т.д.)
• Утверждённую форму заявления об отчуждении прав на товарный знак, при подаче заявления в нем обязательно указываются: вид договора, сведения о сторонах, предмет договора с регистрационным номером товарного знака.
• Определяется перечень приложений: подписанный сторонами договор, нотариально удостоверенная выписка из договора.

3.Административный регламент предоставления государственной услуги по регистрации распоряжения по договору исключительным правом на товарный знак утв. Минэкономразвития от 10.06.2016 N 371 содержит нормы, описывающие способы подачи заявления о государственной регистрации отчуждения прав на товарный знак (электронная подача, нарочная подача, почтовой службой и т.д.), содержит нормы, направленные на регулирование деятельности специалистов Роспатента.

4.Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 941 устанавливает размер пошлины за рассмотрение заявления о государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак, знак обслуживания по договору и принятие решения по результатам его рассмотрения: 13500 руб. + 11500 руб. за каждый знак после первого + 2000 руб. за выдачу одного свидетельства на бумажном носителе по ходатайству правообладателя. В случае электронной подачи действует 30 % скидка.

Ключевым условием правильного оформления отчуждения права на товарный знак является его регистрация в Роспатенте. При этом регистрируют не само соглашение между заинтересованными сторонами, а переход прав. В связи с этим, по существующим правилам есть лазейка и можно зарегистрировать отчуждение прав на товарный знак без составления соответствующего договора, если обе стороны (правообладатель и приобретатель подпишут заявление об отчуждении либо предоставят доверенности представителю, который подпишет от их имени). Тем не менее рекомендуется всегда оформлять договор отчуждения прав на товарный знак.

Эксперт Роспатента не вправе требовать предоставление документа в указанном выше случае, но при этом, если договор предоставляется на регистрацию (например, заявление подписано от имени только приобретателя), договор должен соответствовать установленным требованиям, в случае несоответствия отчуждение товарного знака не будет зарегистрировано.

Что должно быть указано в договоре отчуждения товарного знака:

• предмет договоренности – указание на товарный знак, в том числе регистрационный номер, а также способ распоряжения товарным знаком (тип договора);
• перечисление товаров либо услуг, на которые передаются права;
• указание того, что исключительное право будет передано в полном объеме;
• размер вознаграждения.

По общему правилу, отчуждение прав на товарный знак не может производиться на безвозмездной основе. Если в договоре не указан размер вознаграждения, либо условия его определения, он будет считаться незаключенным как указано выше. Выплата вознаграждения по договору об отчуждении исключительного права на товарный знак может быть предусмотрена в форме фиксированных платежей (разовых или периодических), процентных отчислений либо в иной форме

Самое важное - недопустимо путать договор на отчуждение товарного знака с лицензионным договором, так как в первом случае происходит абсолютная передача товарного знака, а во втором лишь предоставляется возможность временного использования чужого товарного знака на определенных условиях. После заключения договора отчуждения товарного знака правообладатель утрачивает все права, не может больше использовать товарный знак.

Также важно подчеркнуть, что, несмотря на то, что регистрация перехода прав на товарный знак является обязательной, тем не менее, судебная практика исходит из того, что в случае, если обе стороны подписали договор и начали его исполнение (покупатель передал деньги, продавец предоставил право использовать фактически, передал исходники), то договор отчуждения прав на товарный знак будет считаться заключенным (обязательным для лиц его подписавших), ни одна из сторон не сможет его оспорить, ссылаясь исключительно на отсутствие регистрации.

На практике ошибки встречаются как при составлении договора отчуждения исключительных прав на товарный знак (отсутствие обязательных условий, включение не выгодных для стороны условий и т.д.), так и связанные с неправильным оформлением документов для регистрации перехода прав на товарный знак в Роспатенте (оформление заявления в свободной форме, приложение договора с неоднозначными условиями, неправильное оформление полномочий представителей и т.д.).

Также следует обратить внимание, что сделка по отчуждению прав на товарный знак может быть оспорена (обычно конкурсным управляющим в процессе банкротства должника) в случае, если будет доказана передача прав на товарный знак по заниженной стоимости (вывод активов).

Также заниженная стоимость по договору отчуждения прав на товарный знак может повлечь налоговые последствия, ФНС произведет оценку и доначислит налог покупателю (необоснованная налоговая выгода).

Чтобы исключить или минимизировать указанные риски, рекомендуется воспользоваться услугами профессиональных юристов в сфере интеллектуальной собственности и патентных поверенных, а иногда и оценщиков интеллектуальной собственности. Они знают все нюансы оформления договора отчуждения исключительных прав, а также регистрации перехода прав в Роспатенте, могут произвести оценку передаваемых прав

В первую очередь необходимо убедиться в «юридической чистоте» передачи ТЗ:

• проверить, действительна ли регистрация ТЗ (охрана предоставляется на срок 10 лет с последующими продлениями),
• кто является владельцем (не имеются ли репутационные риски приобретения ТЗ, способно ли лицо, с которым заключается соглашение, передавать ТЗ),
• не будет ли его отчуждение вводить потребителей в заблуждение относительно продукции или ее производителя (например, если имеется серия ТЗ и планируется продажа схожих знаков с общим доминирующим элементом);
• не имеется схожее фирменное наименование или коммерческое обозначение, либо входящее в качестве элемента в ТЗ;
• владелец ТЗ не является администратором доменного имени, созвучного или входящего в продваемый ТЗ;
• не содержит ли ТЗ указание на ГУ или НМПТ;
• не передает ли контрагент больше, чем имеет сам и др. нюансы.

Чтобы минимизировать риски, связанные с передачей ТЗ, необходимо пользоваться услугами специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

Для совершения более выгодной сделки желательно произвести оценку рыночной стоимости ТЗ. Продажа ТЗ по слишком заниженной или слишком завышенной цене влечет налоговые риски, а в случае банкротства такая подозрительная сделка рискует быть оспоренной.

(!) Если приобретатель отказывается выплатить предусмотренное вознаграждение, прежний владелец может в судебном порядке требовать перевода прав на себя и возмещения убытков в случае, когда переход уже состоялся. В ином случае прежний владелец в одностороннем порядке может отказаться от соглашения и требовать возмещения убытков.