Главная
/
Оспаривание отказа в регистрации товарного знака

Оспаривание отказа в регистрации товарного знака

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных

Входим в ведущие рейтинги и объединения страны:

РЕЙТИНГ
ЮРИДИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ
РОССИИ

ЛУЧШИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

Автор Никита Морозов

старший юрист и руководитель блока регистрации товарных знаков и промышленных образцов

Рейтинг материала:

Задать вопрос эксперту

Основание для отказа в регистрации товарного знака и порядок оспаривания отказа в регистрации

Большинство заявителей, подавая заявку на регистрацию товарного знака, считают, что процедура регистрации товарного знака является безусловной и Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее - «Роспатент») не может отказать в регистрации товарного знака, это совсем не так

Процедура регистрации товарного знака происходит в четыре этапа:

Первый этап – предварительная проверка обозначения, формирование и подача заявки на регистрацию товарного знака. Юрист перед формированием заявки проводит проверку обозначения для определения шансов на успешную регистрацию, после проверки специалист формирует заявку на регистрацию, проверяет наличие всех необходимых документов, подбирает перечень товаров (по классам МКТУ), описывает заявляемое обозначение, помогает заказчику рассчитать и оплатить пошлины. Далее заявка подается в Роспатент (в электронном виде/лично/почтой России), ей присваивается номер, и заявитель получает приоритетную справку

Вторым этапом регистрации является формальная экспертиза. Формальная экспертиза проводится экспертом Роспатента. На этапе формальной экспертизы эксперт Роспатент проводит проверку поданной заявки и приложенного комплекта документов на правильность оформления и достаточность поданных документов

На третьем этапе регистрации товарного знака проводится экспертиза обозначения по существу. Данный этап подразумевает проверку заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения требованиям законодательства, а именно основаниям для отказа в регистрации товарного знака. Экспертиза обозначения по существу может завершиться двумя вариантами результатов:

-!-

Когда эксперт Роспатента не находит оснований для отказа в регистрации товарного знака. Он принимает решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака и направляет текст решения заявителю или его представителю
-!-

В случае, если эксперт Роспатента находит основания для отказа в регистрации товарного знака, то он направляет в адрес заявителя или его представителя «Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства», в котором излагает, по каким основаниям и причинам товарный знак не может быть зарегистрирован в качестве товарного знака. Такое уведомление очень часто называют "предварительным отказом"

Получив такое уведомление, не стоит отчаиваться - предварительный отказ можно оспорить в течение шести месяцев с даты направления уведомления. Для этого нужно предоставить письменный ответ, в котором следует изложить ваши возражения против выводов экспертизы, и к которому необходимо приложить доказательства своих доводов
Стоит рассмотреть возможные случаи, когда обозначение противоречит требованиям законодательства, и которые эксперт указывает в уведомлении по результатам экспертизы по существу. Следует также объяснить, как их можно опровергнуть

Согласно нормам, регулирующим порядок рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, эксперт Роспатента может сослаться на любое основание, предусмотренное статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве обоснования отказа в регистрации, но не всё так просто. Все перечисленные в данной статье основания можно разделить на две большие группы:

Основания, которые эксперт может определить самостоятельно
Основания, которые эксперту трудно определить самостоятельно и/или которые могут быть выявлены только при обращении заинтересованного лица

К первой группе оснований для отказа в регистрации товарного знака относятся:

1

Обозначение, заявленное на регистрацию, не обладает различительной способностью или состоит из элементов, которые:

Основание	Пример
Обозначение, заявленное на регистрацию, не обладает различительной способностью	Геометрические фигуры, линии, отдельные буквы/цифры, набор согласных букв, изображение конкретных товаров
Элементы общеупотребимы для определения товаров или услуг	К общеупотребимым можно отнести элементы, которые длительное время широко применяется различными специалистами, производителями и потребителями для наименования/или определения товара или услуги. Например, слово «Эскимо» как название вида мороженого.
Являются традиционными символами и терминами	Такие символы и термины чаще всего относятся к определенной отрасли экономики, например, «зеленый крест» как символ аптеки, знаки валют для банков или «220В» для электрических приборов.
Указывают на характеристики товаров и услуг или форму товаров	Вид товара/услуги, например, кофе/юридические услуги. Качество товаров – люкс, премиум, лучший. Количество, например, килограмм, литр. Свойство – шелковый, виноградный, мягкий. Назначение – для медицинских целей, для мужчин, для автомобилей. Стоимость товаров/услуг. Указание на срок

Такое основание позволяет защитить экономические отношения и добросовестных участников рынка от попыток зарегистрировать распространённые слова и символы. Предупреждаются также последствия в виде манипулирования рынком и злоупотребления исключительными правами на товарный знак путём запрета другим лицам их использовать.
В случае, если эксперт Роспатента в уведомлении сослался на такое основание, то при наличии других элементов, несущих значимую, индивидуализирующую функцию, эксперт просто посчитает, что элемент, не имеющий различительной способности, должен быть не охраняемым. В дальнейшем можно попытаться оспорить вывод эксперта (в большинстве случаев это нецелесообразно), согласится с ним, подав соответствующие документы, или подождать шесть месяцев, после чего товарный знак зарегистрируют

Когда в обозначении присутствуют только элементы, не обладающие различительной способностью, то есть два варианта получить защиту товарного знака:
Во-первых, можно доказать, что длительное и повсеместное использование поданного на регистрацию обозначения привело к тому, что оно приобрело способность индивидуализировать товары или услуги среди потребителей. В качестве доказательства приобретения различительной способности могут использоваться:

Договоры поставки, купли-продажи товара или оказания услуг/работ
Иные документы, свидетельствующие о продажах товаров
Счёт-фактуры, УПД
Договоры на рекламу товаров/услуг заявителя
Данные из единого реестра Интернет-рекламы или от операторов рекламных данных с содержанием рекламных объявлений
Нотариальный протокол осмотра интернет-сайта заявителя и сервиса web.archive.org
Выписка из единой государственной автоматизированной информационной системы в случае, если производство товара подлежит обязательному учету

Вышеуказанные доказательства могут помочь заявителю, но основным доказательством будет социологический опрос, по результатам которого большинство потребителей знают товарный знак и ассоциируют его с правообладателем

Во-вторых, можно доказать, что сочетание неохраняемых элементов образует обозначение, которое обладает различительной способностью. В этом случае в качестве доказательства также может использоваться социологический опрос и пояснения заявителя. Примером такого обозначения может служить товарный знак № 983727

2

Обозначение содержит объекты, которые исключены из правовой охраны в качестве объектов интеллектуальной собственности

Такими объектами считаются:
✓ Государственная символика
✓ Символика международных и межправительственных организаций
✓ Официальные знаки отличия

Указанное основание призвано защитить интересы государства и международных институтов.
В случае, если в вашем обозначении содержит вышеуказанные объекты, вы не сможете зарегистрировать товарный знак, за исключением включения в товарный знак в качестве неохраняемых элементов при наличии соответствующего разрешения от государственного органа или организации

3

Обозначения, содержащие элементы, которые:

Основание:	Пример:
Являются ложными	Элемент, точно не соответствующий действительности будет ложным, например, «вино» для остальных алкогольных напитков, «ремонт одежды», для строительства, изображение сосисок для молочной продукции
Могут ввести в заблуждение	Когда элементы могут вызвать у потребителя ассоциацию, которой не должно возникать в нормальных обстоятельствах, например: изображение, коровы для мясных консервов (без конкретизации их вида) или изображение банана для фруктовых консервов / элемент, копирующий средство индивидуализации другого лица (не зарегистрированного в качестве товарного знака) / имя известного лица / в обозначении используется элемент, указывающий на место производства, а регистрация происходит на лицо, находящееся в другом месте
Противоречат принципам нравственности, морали и общественным	Обозначение содержит матерные или жаргонные слова / положительные слова или словосочетания для алкогольной продукции или оружия / религиозную символику / антиправительственные и антиобщественные лозунги / карикатурные изображения патриотической символики

Описанное основание позволяет защитить интересы потребителей, общества и государства

Когда в уведомлении эксперт Роспатента указывает на такое основание, при подготовке ответа можно приводить следующие доводы:

Если обозначение признано ложным или способным ввести в заблуждение для части заявленных на регистрацию товаров или услуг, можно просто от отказаться от таких классов МКТУ в заявке
Когда обозначение признано ложным или способным ввести в заблуждение в отношении всех товаров и услуг или для части товаров, от которых нельзя отказаться, стоит указывать, что ложность обозначения настолько очевидна для потребителей, что такой элемент может быть признан фантазийным
Ссылки на предшествующею практику Роспатента или судебную практику
Для обозначений, содержащих религиозную символику, можно запросить отдельное заключение в Межрелигиозном совете России

4

В обозначение включены наименования или изображения особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации и всемирного наследия, например, на обозначении изображено здание МГУ

Такое основание защищает от паразитирования на культурных объектах. Стоит учитывать, что обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака при наличии согласия владельцев культурных объектов.
В случае, если эксперт указал на это основание, есть только один способ получить положительный результат: предоставить согласие собственника соответствующего культурного объекта

5

Обозначение имеет элемент, который охраняется в одной из стран как наименование спиртных напитков, происходящих с территории этой страны, например, слово «CHAMPAGNE» не может быть зарегистрировано на имя лица, которое не производит шампанское на территории Франции

Такое основание призвано защищать интересы и репутацию производителей алкогольных напитков, а также поддержать текущий уровень качества товара определенного вида.
Когда в уведомлении указывается данное основание получить решение о регистрации товарного знака, можно доказав наличие производства алкогольных напитков на соответствующей территории или приобретение их на данной территории

6

Заявленное на регистрацию обозначения тождественно или сходно с:

Товарными знаками, зарегистрированными на территории Российской Федерации, в том числе и по Мадридской системе
Общеизвестными товарными знаками, например, с общеизвестным товарным знаком «Коммерсантъ»

Данное основание в первую очередь защищает права и интересы других правообладателей товарных знаков, а также интересы потребителей. В случае, если эксперт Роспатента противопоставит вашему обозначению другой товарный знак, стоит учитывать, что:

✓ Обозначение, сходное до степени смешения с другим товарным знаком, может быть зарегистрировано, если от правообладателя противопоставленного товарного знака было получено согласие на регистрацию и такая регистрация не будет вводить потребителей в заблуждение

✓ Можно провести сравнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по признакам звукового, семантического и графического сходства

✓ При противопоставлении товарного знака, блокирующего регистрацию для части товаров и услуг, можно отказаться от них

7

Заявленное на регистрацию обозначение включает элементы, которые воспроизводят или имитируют:

Зарегистрированные географические наименования, например, ГУ «ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПЫШКИ» (№ в реестре 354, зарегистрировано 06.09.2024)
Наименование места происхождения товара, зарегистрированное в установленном порядке, например, НМПТ «Гжель» (№ в реестре 2, зарегистрировано 25.05.1994 г.)

Описанное основание позволяет защитить интересы производителей продукции из данных географических регионов, а также снизить риск приобретения потребителем некачественного товара или услуги. Это - единственное основание, для которого возможен только один вариант добиться успешной регистрации: перевести регистрацию на лицо, обладающее исключительными правами на соответствующее ГУ или НМПТ

8

Обозначение тождественно названию произведения, его части или персонажу, например, нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака название или изображение Чебурашки без разрешения Союзмультфильма

Указанное основание защищает права и интересы авторов и иных правообладателей от паразитирования на известности созданных ими произведений.
В случае, если эксперт Роспатента противопоставит вашему обозначению произведение или его часть, стоит учитывать, что:

обозначение, сходное с произведением, или его часть может быть зарегистрировано, если от правообладателя, противопоставленного произведения было получено согласие на регистрацию и такая регистрация не будет вводить потребителей в заблуждение
можно осуществить сравнение заявленного обозначения и противопоставленного произведения, его части или персонажа и направить выводы по итогам такого сравнения эксперту Роспатента

9

Обозначение, которое воспроизводит тождественный промышленный образец, например, нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака этикетку, ранее зарегистрированную в качестве промышленного образца

Такое основание позволяет избегать "двойной" защиты объектов интеллектуальной собственности.
Зарегистрировать товарный знак в таком случае можно только после отказа от исключительных прав на промышленный образец или его аннулирования

Все основания из первой группы так или иначе связаны с информацией, широко известной в обществе, прямо или косвенно затрагивающей интересы общества, или с информацией, которая быть проверена экспертом Роспатента по открытым информационным реестрам

Ко второй группе оснований для отказа в регистрации товарного знака относятся следующие:

Обозначение тождественно или сходно с фирменным наименованием или коммерческим обозначением другого лица, если регистрация испрашивается для товаров и услуг, однородных деятельности правообладателя фирменного наименования или коммерческого обозначения, при условии того, что права на указанные средства индивидуализации возникли раньше, чем была подана заявка на товарный знак

Такое основание было введено для защиты добросовестных участников экономической деятельности от недобросовестной конкуренции. В качестве примера можно привести ситуацию, когда кафе, ресторан или кофейня в процессе своей деятельности приобрели известность и хорошую репутацию среди потребителей, а конкурент, чтобы выжить их с рынка и воспользоваться их репутацией, подает заявку на регистрацию в качестве товарного знака их средства индивидуализации. Эксперт Роспатента не может самостоятельно установить данные обстоятельства, и для этого ему необходимо обращение лица, чьи права нарушаются.
Когда эксперт Роспатента в уведомлении указывает на наличие сходства с фирменным наименованием или коммерческим обозначением другого лица в связи с обращением этого лица необходимо:

Ознакомиться с данным обращением и понять его мотивы
Подготовить ответ с доказательствами использования этого обозначения, сравнением противопоставленных обозначений. Особое внимание следует обратить на отсутствие намерений воспользоваться чужой деловой репутацией

Обозначение тождественно имени, псевдониму, изображению или росписи известного в Российской Федерации физического лица. Для примера рассмотрим ситуацию, когда псевдоним известного певца регистрируется на другое лицо, что может привести к блокировке деятельности артиста, нарушению его интересов и интересов общества. Это основание было предусмотрено в целях защиты прав человека и гражданина на своё имя и изображение. Для получения положительного решения необходимо заручиться согласием лица, чье имя, псевдоним, изображение или роспись регистрируется или его наследников

Последним, четвёртым этапом регистрации товарного знака будет оплата второй части пошлин за регистрацию товарного знака и получение свидетельства. В случае, если вы получили решение об отказе в регистрации товарного знака, не стоит отчаиваться - такой отказ может быть оспорен путем подачи возражений в Роспатент

Морозов Никита Алексеевич

старший юрист ООО «Афонин, Божор и партнеры»
руководитель блока регистрации товарных знаков и промышленных образцов

Нажимая кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных

Роль палаты по патентным спорам в процессе

Палата по патентным спорам (ППС) является учреждением Федерального института промышленной собственности. Палата по патентным спорам занимается рассмотрением возражений против регистрации или отказа в регистрации объектов интеллектуальной собственности, которые были зарегистрированы Роспатентом или иными организациями (Всемирной организацией по интеллектуальной собственности, Евразийским патентным ведомством)

В большинстве случаев лицо, заинтересованное в оспаривании решения об отказе в регистрации товарного знака, не может обратиться в судебные органы, минуя Палату по патентным спорам, так как необходимо соблюдать досудебный административный порядок.
В Палате по патентным спорам поданное возражение рассматривают эксперты Роспатента, которые также оценивают заявки на товарные знаки. При необходимости, они могут провести дополнительную экспертизу, которая по своей сути аналогична экспертизе товарного знака по существу

Порядок подачи возражения в Роспатент

Обязательные действия

Анализ решения об отказе в регистрации товарного знака

Составление возражений

Оплата пошлин за рассмотрение возражений

Направление возражений в Роспатент в электронном виде, через электронный сервис Роспатента, почтовым отправлением или подача возражений нарочно

Дополнительным действием может быть перевод и нотариальное удостоверение доказательств, подтверждающих доводы, изложенные в возражениях.
Стоит учитывать, что подробный и грамотный ответ на «Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства» послужит хорошей основой для формирования возражений по оспариванию отказа в регистрации в Палате по патентным спорам Роспатента, а при необходимости и в Суде по интеллектуальным правам.
Возражение на полный или частичный отказ в регистрации товарного знака может быть подано в Роспатент в пределах четырех месяцев со дня направления решения об отказе в регистрации или копий материалов противопоставленной заявки, если ходатайство об их запросе было направлено в Роспатент в течение двух месяцев с момента направления решения

Судебное оспаривание решения Роспатента

Решения Роспатента напрямую не подлежат судебному оспариванию. Как указано выше, для оспаривания решения Роспатента вначале необходимо обратить в Палату по патентным спорам и в случае несогласия с ее решением - подавать судебный иск

Особенности таких категорий дел:

Решения Палаты по патентным спорам подлежат обжалованию в Суде по интеллектуальным правам
Отсутствует возможность обжалования в апелляционном порядке
Рассмотрение судебного дела происходит по правилам споров с государственными органами