Коммерциализация интеллектуальной собственности: юридическое сопровождение и защита интересов

Сделки с интеллектуальной собственностью всегда необходимо грамотно оформлять, чтобы избежать неприятных последствий, начиная от обнаружения отсутствия прав на РИД и заканчивая получением требований о выплате компенсации в несколько миллионов

Виды лицензий: исключительные и неисключительные лицензии.
При исключительной лицензии правообладатель предоставляет одному лицу право использовать РИД определенными способами, другим лицам он аналогичных прав уже предоставить не может. Иногда и сам правообладатель лишается права использовать РИД в течение срока действия соглашения.
Неисключительная лицензия может быть заключена правообладателем с неограниченным количеством лиц, все они получают одинаковые права использования.
Выбор подходящего вида договора определяется сторонами исходя из конкретных обстоятельств сделки и стоящих перед ними задач.

Переход исключительных прав возможен только по договору отчуждения. В таком случае правообладатель продает свое исключительное право другому лицу и больше не имеет права использовать РИД без получения соответствующего согласия

Перед коммерциализацией необходима предварительная экспертиза, которая позволит проверить РИД на уникальность и перспективы получения дохода от такого нематериального актива. Это может быть как патентный поиск, определяющий соблюдение условий патентоспособности, так и патентно-технологическая разведка, позволяющая оценить направления развития отрасли и деятельность конкурентов

Практически все объекты интеллектуальной собственности могут быть коммерциализированы, в том числе:

Для определения стоимости нужна экономическая и рыночная оценка, проведенная компетентными специалистами

Общие правила налогообложения в России по таким операциям применяются с особенностями.
Например, не подлежат налогообложению (НДС) сделки по передаче исключительных прав на:
- ПО и базы данных
- изобретения, полезные модели, промышленные образцы
- топологии интегральных микросхем
- ноу-хау

1] Самые бюджетные стратегии монетизации – сохранение сведений о результатах интеллектуальной деятельности в качестве ноу-хау с установлением режима коммерческой тайны. Это могут быть рецепты, инновационные разработки, технологии, доступ конкурентов к котором ограничен
2] Защита бренда и упаковки в любом случае должна осуществляться с помощью регистрации товарного знака и промышленного образца. Если средств на оплату такой процедуры нет, то необходимо хотя бы задепонировать свои произведения, чтобы иметь доказательство авторства в суде
3] Если малый бизнес планирует развиваться за счет предоставления права пользования, например, программного обеспечения, то могут применяться простые лицензионные схемы - заключение соглашения в упрощенном порядке, когда сделка считается заключенной с момента начала использования ПО
4] Для среднего бизнеса актуальнее будут пакетные решения от юристов, предусматривающие заключение сделок с более существенными суммами и на наиболее выгодных для правообладателя условиях. Может быть выбран оптимальный вариант, например, заключение не просто лицензионного договора, а с коммерческой концессией, который позволит расширять бизнес за счет управления сразу несколькими предприятиями

Передача прав иностранным компаниям возможна, если на территории этой страны РИД подлежит правовой охране.
Например, возможна лицензии в рамках Мадридской системы, когда товарный знак охраняется на территории стран-участниц.
Споры в международной юрисдикции зависят от законодательного регулирования конкретного государства.
Если спор проходит в российском суде, то обязателен перевод и легализация (апостилирование) документов, составленных на иностранном языке.
Учёт международного налогообложения: использование ИС в транснациональных холдингах также должно происходить с учетом норм как национального права, так и международного. Особенно актуален выход на международный рынок для крупных игроков, занимающих ощутимую часть рынка и активно развивающихся

Типичные нарушения при лицензировании включают в себя выход за пределы разрешенных способов использования или территории

Защита в арбитражных судах и СИП при таких спорах осуществляется юристами, специализирующимися на интеллектуальной собственности. В этих делах важен опыт, знание законодательства и позиций высших инстанций.