Что представляет собой претензия о нарушении прав на товарный знак, кем и зачем она может быть направлена?
Претензия представляет собой письменное требование прекратить нарушение прав на товарный знак и, в большинстве случаев, выплатить компенсацию, направляемое правообладателем нарушителю. Обычно претензия содержит в себе указание на конкретное обнаруженное нарушение, например, незаконное использование обозначения, схожего до степени смешения с товарным знаком, допущенное путем размещение такого обозначения на сайте или предложения к продаже продукции с таким обозначением
Обратите внимание
Претензия о нарушении прав на товарный знак может быть направлена правообладателем товарного знака, эксклюзивным дистрибьютором, а также их представителями
Направление претензии о нарушении прав на товарный знак, если спор относится к компетенции (подведомственности) арбитражного суда является обязательным, отсутствие доказательств её направления – это основание для возврата искового заявления судом без рассмотрения
В случае, если хотя бы одна из сторон не имеет статуса организации или индивидуального предпринимателя, спор, с высокой долей вероятности, будет рассматриваться в суде общей юрисдикции. Предварительное направление претензии для обращения в суд общей юрисдикции – не обязательно
В случае, если хотя бы одна из сторон не имеет статуса организации или индивидуального предпринимателя, спор, с высокой долей вероятности, будет рассматриваться в суде общей юрисдикции. Предварительное направление претензии для обращения в суд общей юрисдикции – не обязательно
Может ли официальный дистрибьютор зарубежного бренда направить претензию?
По общему правилу, дистрибьютор не может направлять претензии о нарушении прав на товарный знак или обращаться в суд. Однако из этого правила есть исключения:
- Правообладатель наделил дистрибьютора специальными полномочиями (выдал доверенность либо прописал в договоре право на направление претензий, право на обращение в суд)
- Правообладатель предоставил исключительную лицензию на использование товарного знака на территории РФ дистрибьютору (он и только он может использовать)
- Также, в некоторых случаях, обращаться в суд могут третьи лица, которым передан товарный знак в доверительное управление либо которым передано (уступлено по договору цессии) право взыскание компенсации с нарушителя
В претензии о нарушении прав на товарный знак указан срок для ответа - 5 дней, действительно ли нужно торопиться?
Нет, законом установлен срок для рассмотрения претензий в 30 календарных дней с момента направления претензии, только по истечении указанного срока правообладатель может обратиться с исковым заявлением в суд
Тем не менее, рекомендуется незамедлительно после получения претензии прекратить предлагать покупателям спорную продукцию («скрыть» карточку товара) до консультации с юристом
Тем не менее, рекомендуется незамедлительно после получения претензии прекратить предлагать покупателям спорную продукцию («скрыть» карточку товара) до консультации с юристом
Обратите внимание
Согласно существующим правилам, обязательный претензионный порядок может считаться соблюденным в следующих случаях:
- Претензия о нарушении прав на товарный знак направлена Почтой России или передана под отметку (расписку) ответственному сотруднику получателя, прошел 30-дневный срок для предоставления ответа
- Претензия о нарушении прав на товарный знак направлена любым способом (в том числе e-mail или мессенджер), однако получатель претензии предоставил официальный ответ (с подписью)
Таким образом, поспешное предоставление ответа может не только усугубить ситуацию (за счет неверно выбранной стратегии защиты), но также позволить правообладателю обратиться в суд в более короткий срок
На что нужно обращать внимание при подготовке и направлении претензии о нарушении прав на товарный знак?
При составлении претензии по товарному знаку необходимо обратить внимание на следующие моменты:
До направления претензии о нарушении прав на товарный знак необходимо собрать все возможные доказательства такого нарушения: провести контрольную закупку, сделать протоколы осмотра веб-сайта или электронной переписки. Это обусловлено тем, что некоторые нарушители после получения претензии стараются удалить любые доказательства
- Лицо, отправляющее претензию, должно быть правообладателем или иметь соответствующие правомочия. В случае, если претензия отправляется не правообладателем, к ней должны быть приложены документы, подтверждающие такие полномочия
- В претензии необходимо указать конкретный размер компенсации, который предъявляется к оплате. Желательно также обратить внимание на обоснованность заявленного размера компенсации
До направления претензии о нарушении прав на товарный знак необходимо собрать все возможные доказательства такого нарушения: провести контрольную закупку, сделать протоколы осмотра веб-сайта или электронной переписки. Это обусловлено тем, что некоторые нарушители после получения претензии стараются удалить любые доказательства
Какую компенсацию можно потребовать в претензии о нарушении прав на товарный знак? Как обосновать размер компенсации?
Действующее законодательство предусматривает возможность расчета компенсации в претензии о нарушении прав на товарный знак тремя способами:
Например, Вы использовали обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком на своем сайте, правообладатель обычно предоставляет право такое использования его по лицензионному договору (простая лицензия) за 100 000 рублей. Размер компенсации составит 200 000 рублей
- По усмотрению правообладателя от 10 000 до 5 000 000 рублей за каждый объект, конечный размер компенсации определяется судом
- В виде удвоенной стоимости контрафактной партии товара. Например, Вы продали на Wildberries 1 000 пар контрафактных кроссовок по 5 000 рублей за пару. Размер компенсации составит 10 000 000 рублей
- В виде удвоенной стоимости права использования товарного знака, рассчитанного на основании лицензионного договора с аналогичными способами использования, которые допущены нарушителем.
Например, Вы использовали обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком на своем сайте, правообладатель обычно предоставляет право такое использования его по лицензионному договору (простая лицензия) за 100 000 рублей. Размер компенсации составит 200 000 рублей
Обратите внимание
Cпособ расчета компенсации определяется правообладателем, правообладатель может изменить его до момента вынесения судом решения
На размер компенсации заявленный от 10 000 до 5 000 000 рублей, а также на возможность снизить размер компенсации, рассчитанный в виде удвоенной стоимости влияют
Большую помощь при определении судебных перспектив (в том числе, для расчета потенциальной компенсации) может оказать судебная практика с участием заявителя, а также судебная практика по аналогичным делам
- Объем и длительность нарушения
- Размер потенциального дохода, извлеченного из нарушения прав на товарный знак
- Размер убытков правообладателя
- Имущественное положение нарушителя
- Организационно-правовая форма нарушителя (с индивидуальных предпринимателей обычно взыскиваются меньшие суммы чем с компаний)
- Основной вид деятельности нарушителя (если нарушение не связано с основным видом деятельность то это может расцениваться как смягчающее обстоятельства)
Большую помощь при определении судебных перспектив (в том числе, для расчета потенциальной компенсации) может оказать судебная практика с участием заявителя, а также судебная практика по аналогичным делам
На что нужно обращать внимание при подготовке и направлении ответа на претензию о нарушении прав на товарный знак?
(I) До направления ответа на претензию по товарному знаку необходимо проверить наличие у правообладателя указанных прав используя реестр российских товарных знаков и международную базу данных по брендам
(II) В первую очередь, необходимо проверить, что претензия предъявлена самим правообладателем либо лицом, имеющим полномочия от правообладателя, указанного в реестре
(III) Затем необходимо убедиться, что Вы действительно используете спорное обозначение, и при этом такое спорное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком (сходство бывает семантическое, фонетическое, графическое, а также сходство с позиции обычного потребителя)
(IV) Далее необходимо убедиться, что Вы используете сходное обозначения для тех товаров или услуг, для которых предоставлена правовая охрана
(V) Также необходимо проверить, что Вы используете сходное обозначение именно в целях индивидуализации товаров или услуг (не в информационных целях), а также не приобрели товар, который выпущен и введен в оборот на территории РФ правообладателем либо с согласия правообладателя (отсутствует исчерпание права)
(VI) В заключение рекомендуется убедиться в том, что правообладатель использует заявленный товарный знак для производства товаров или услуг, его деятельность не ограничивается предъявлением претензий и не носит явно недобросовестный характер (правообладатель не является «патентным троллем»)
(II) В первую очередь, необходимо проверить, что претензия предъявлена самим правообладателем либо лицом, имеющим полномочия от правообладателя, указанного в реестре
(III) Затем необходимо убедиться, что Вы действительно используете спорное обозначение, и при этом такое спорное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком (сходство бывает семантическое, фонетическое, графическое, а также сходство с позиции обычного потребителя)
(IV) Далее необходимо убедиться, что Вы используете сходное обозначения для тех товаров или услуг, для которых предоставлена правовая охрана
(V) Также необходимо проверить, что Вы используете сходное обозначение именно в целях индивидуализации товаров или услуг (не в информационных целях), а также не приобрели товар, который выпущен и введен в оборот на территории РФ правообладателем либо с согласия правообладателя (отсутствует исчерпание права)
(VI) В заключение рекомендуется убедиться в том, что правообладатель использует заявленный товарный знак для производства товаров или услуг, его деятельность не ограничивается предъявлением претензий и не носит явно недобросовестный характер (правообладатель не является «патентным троллем»)
Обратите внимание:
- В случае, если Вы обнаружили любые из вышеуказанных оснований и после консультации с юристом рекомендуется предоставить обоснованным ответ со ссылками на нормы права об отсутствии нарушения с Вашей стороны
- В случае, если Вы убедились в наличии нарушения и полномочиях заявителя, у Вас есть веские основания полагать, что у заявителя имеются доказательства нарушения, либо если по Вашему запросу Вам их предоставили, то необходимо пойти на переговоры с целью урегулирования вопроса возможной компенсации
Может правообладатель согласиться на выплату компенсации в меньшем размере, а затем все равно обратиться в суд?
Такие недобросовестные действия возможны, но их можно исключить, если прописать в соглашении об урегулировании спора, что выплаченные денежные средства являются достаточными для компенсации любых выявленных до момента подписания соглашения нарушения интеллектуальных прав. В дальнейшем необходимо строго следить за тем, чтобы не допустить повторное нарушение
Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы в связи c претензиями о нарушении прав на товарный знак
Тел. +7 499 990-72-35
Электронная почта: abp@abp.legal
