Аннулирование товарного знака в Москве — услуги юристов

Все сферы предпринимательской деятельности в двадцать первом веке пронизаны конкуренцией между предпринимателями. Это проявляется в информатизации предприятий и углублении инновационной деятельности, появлению новых товаров и услуг. В целях развития популярности и известности своих товаров и услуг у потребителей предприниматели используют средства индивидуализации, основным их которых является товарный знак.
При повсеместной конкуренции могут возникнуть ситуации, когда у предпринимателей возникают спорные ситуации, связанные с товарными знаками, для разрешения таких ситуаций в большинстве случаев стоит использовать досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Основания для аннулирования регистрации товарного знака можно разделить на несколько групп:
I. Основания, которые могут применяться для аннулирования товарного знака в течение всего срока действия исключительных прав на товарный знак или в течение пяти лет со дня публикации информации о регистрации;
II. Основания, при которых аннулирование происходит только в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, или возможно аннулирование только для части товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак;
III. Основания применимые в рамках административного производства или в рамках судебного производства.

На данный момент в законодательстве указаны следующие основания для аннулирования товарного знака:

• В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, не обладающее различительной способностью. Например, слова машина, автомобиль не обладают различительной способностью для транспортных средств. (п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке);
• Товарный знак или его часть представляют собой государственные символы, знаки, наименование международных организаций, их символика и официальные знаки отличия и т.д. и данные элементы были включены в состав товарного знака без соответствующего разрешения. Например, нельзя использовать слова Россия, Российская Федерация в товарном знаке без соответствующего разрешения правительственной комиссии. (п. 2 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке);
• Товарный знак или его часть являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя или места производства, или противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали. Например, рисунок животного для пищевых продуктов растительного происхождения будет вводить потребителей в заблуждение. (п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке);
• Товарный знак или его часть тождественна или сходна до степени смешения с товарными официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия или культурных ценностей, если данные элементы были включены без согласия собственников или уполномоченных ими лиц. Например, для использования в товарном знаке изображения МГУ необходимо получить соответствующее разрешение. (п. 4 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке);
• Товарный знак или его часть представляет собой или содержит элементы, которые охраняются в иностранных государствах в качестве средств индивидуализации вина и других спиртных напитков. Например, названия винодельческих регионов или марок алкогольной продукции. (п. 5 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке);
• Товарный знак тождественен или сходен до степени смешения с фирменным наименованием, коммерческим обозначением или названием селекционного достижения или отдельными их элементами. Например, нельзя зарегистрировать товарный знак «Ромашка» для медицинских услуг, если на рынке присутствует юридическое лицо с таким фирменным наименованием, осуществляющее однородную деятельность. (п. 8 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке);
• Товарный знак тождественен или сходен до степени смешения названию известного произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения или их фрагменту, если не было получено согласие правообладателя. Например, нельзя зарегистрировать товарный знак «Маша и Медведь» без разрешения студии Анимаккорд. (пп. 1 п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке);
• Товарный знак тождественен или сходен до степени смешения с именем, псевдонимом, портретом, факсимиле известного лица или его фрагменту без согласия данного лица. Например, нельзя зарегистрировать товарный знак известного певца без его разрешения. (пп. 2 п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке);
• Товарный знак тождественен или сходен до степени смешения с промышленным образцом, знаком соответствия с более ранней датой приоритета. Например, нельзя зарегистрировать товарный знак, содержащий охраняемый элемент «РСТ». (пп. 3 п. 9 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке);
• Дата приоритета аннулируемого товарного знака имеет более позднюю дату приоритета, чем общеизвестный товарный знак. Например, нельзя зарегистрировать товарный знак с элементом «Коммерсантъ». (п. 4 ст. 1512 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование только отношении всех товаров и услуг в административном порядке);
• Правообладателем товарного знака является агент или представитель лица, которое является правообладателем товарного знака, зарегистрированного в иностранном государстве участнике Парижской конвенции. Например, лицо реализующее товары, маркированные обозначением, зарегистрированным в Китае, не имеет право регистрировать обозначение на свое имя без разрешение китайского правообладателя. (п. 5 ст. 1512 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование только отношении всех товаров и услуг в административном порядке);
• Правовая охрана товарного знака предоставлена в нарушение правила о совпадения дат приоритета товарных знаков при отсутствии соглашения между заявителями. Например, при подаче двумя лицами заявок на тождественные товарные знаки, они должны заключить соглашение и сообщить о нем в Роспатент и, если регистрация произошла в отсутствии соглашения или нарушение соглашения, зарегистрированный товарный знак может быть аннулирован. (п. 7 ст. 1512 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке);
• Действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку, признаны злоупотреблением или недобросовестной конкуренцией. Например, регистрация в качестве товарного знака обозначения, используемого конкурентом, может быть признана недобросовестной конкуренцией согласно ст. 14.4. ФЗ «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, что приведёт к аннулированию товарного знака. (п. 6 ст. 1512 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном или судебном порядке);
• Товарный знак тождественен или сходен до степени смешения с товарными знаками или международными товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров/услуг. Например, товарный знак зарегистрирован для 29 класса МКТУ и он сходен до степени смешения с другим товарным знаком с более ранней датой приоритета, который также зарегистрирован для 29 класса МКТУ, правообладатель последнего имеет право аннулировать более ранний товарный знак. (п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке в течение пяти лет с момента публикации информации о регистрации);
• Товарный знак включающий географическое указание и наименование места происхождения товара или имитирующий их в отношении однородных товаров или в отношении неоднородных товаров, если будет ассоциироваться с ГУ и НМПТ и ущемлять законные интересы обладателя исключительного права на такие ГУ и НМПТ. Например, нельзя зарегистрировать товарный знак с элементом «Ессентуки» для минеральных вод без наличия исключительного права на НМПТ «Ессентуки». (п. 7 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке в течение пяти лет с момента публикации информации о регистрации);
• Товарный знак содержит элемент, который является охраняемым средством индивидуализации других лиц или сходным до степени смешения обозначением. Например, нельзя зарегистрировать товарный знак «Белая ромашка» для медицинских услуг, если на рынке присутствует юридическое лицо с фирменным наименованием «Ромашка» осуществляющее однородную деятельность. (п. 10 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ, примечание: аннулирование возможно в отношении части товаров/услуг в административном порядке в течение пяти лет с момента публикации информации о регистрации).

При необходимости аннулирования чужого товарного знака в начале необходимо подобрать одно, а лучше несколько оснований аннулирования, и собрать доказательства, обосновывающие позицию.

Доказательствами для аннулирования будут является:
1.Для доказывания введения потребителя в заблуждение, отсутствия различительной способности у товарного знака, сходства или их тождества используются:

• Заключение экспертов;
• Данные из словарей, статей и т.д;
• Социологические исследования.

2.Для доказывания наличия и использования сходных или тождественных средств индивидуализации с более ранней датой приоритета, товарных знаков иностранных государств, используются:

• Лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, в которых другим лицам предоставлено право использования товарного знака;
• Доказательства использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, например, товарный знак использует юридическое лицо, учредителем которого является;
• Сертификаты соответствия или декларации на товары;
• Договоры о поставках, купли-продажи товара или оказания услуг/работ;
• Иные документы, свидетельствующие об использовании сходных или тождественных средств индивидуализации с более ранней датой приоритета, товарных знаков иностранных государств;
• Счёт-фактуры, УПД;
• Договоры на рекламу товаров/услуг с использованием сходных или тождественных средств индивидуализации с более ранней датой приоритета, товарных знаков иностранных государств;
• Данные из единого реестра интернет-рекламы или от операторов рекламных данных с содержанием рекламных объявлений;
• Нотариальный протокол осмотра интернет-сайта заявителя и сервиса web.archive.org;
• Выписка из единой государственной автоматизированной информационной системы, в случае, если производство товара подлежит обязательному учету.

3.Для доказывания известности объектов, которые противопоставляются аннулируемому товарному знаку используются:

• Социологические исследования;
• Данные из словарей, статей и т.д;
• Заключение экспертов.

После сбора доказательств необходимо будет подготовить возражения с подробным изложением позиции, доказательств и оснований, оплатить пошлину и направить возражения с приложением в Роспатент. Пошлина за рассмотрение возражений по аннулированию товарного знака составляет 13 500 рублей. Возражения рассматриваются на заседаниях Палаты по патентным спорам в составе трех экспертов Роспатента.

Особняком стоит аннулирование товарного знака в связи с признанием действий по приобретению правовой охраны товарного знака злоупотреблением и/или недобросовестной конкуренцией.

У данного основания аннулирования товарного знака следующие особенности:
1.Оно происходит в два этапа:
a.В начале подается обращение в Федеральную антимонопольную службу или Суд по интеллектуальным правам с заявлением/иском о признании действий по приобретению правовой охраны товарного знака злоупотреблением и недобросовестной конкуренцией.
b.После получения решения Федеральной антимонопольной службы или Суда по интеллектуальным правам о признании действий по приобретению правовой охраны товарного знака злоупотреблением и недобросовестной конкуренцией в Роспатент подается заявление об аннулировании Товарного знака

2.Особый перечень фактов, подлежащих доказыванию со стороны заявителя:
a.Использование спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака.
b.Известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на регистрацию его в качестве товарного знака.
c.Наличие на момент подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака конкурентных отношений между правообладателем и иными хозяйствующими субъектами.
d.Наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения.
e.Причинение либо вероятность причинения хозяйствующим субъектам-конкурентам вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения.

3.Третьей особенностью является длительность рассмотрения заявления о признании действий по приобретению правовой охраны товарного знака злоупотреблением и/или недобросовестной конкуренцией, в среднем рассмотрение таких дел занимает около одного года.

Основания для оспаривания товарного знака (ТЗ) можно разделить по времени, в течении которого ими можно воспользоваться.
Так, в течение всего срока правовой охраны можно оспорить, если ТЗ:
- не обладает различительной способностью
- содержит элементы, которые дублируют гос. символы, названия международных и межправительственных компаний, их официальные символы, клейма, печати, награды и другие знаки отличия (если нет согласия уполномоченного органа)
- включает в себя ложные, способные ввести потребителя в заблуждение или противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали элементы
- включает в себя элементы, которые являются тождественными особо ценным объектам культурного наследия народов РФ, всемирного культурного или природного наследия, или сходны с ними (если использует не собственник / нет разрешения собственника)
- является или содержит обозначение, идентифицирующее вина и спиртные напитки и охраняемое одним из государств участников Парижской конвенции
- является тождественным или сходным с коммерческим обозначением, фирменным наименованием, наименованием селекционного достижения или с их элементами, права на которые возникли раньше приоритета этого ТЗ
- тождественен названию произведения, цитате, персонажу, произведению искусства (отсутствует согласие правообладателя и право на них возникло раньше)
- тождественен имени, псевдониму, портрету, факсимиле известного лица (без его согласия или согласия наследников)
- тождественен ранее зарегистрированному промышленному образцу или знаку соответствия
- была предоставлена охрана, хотя у общеизвестного ТЗ более ранняя дата приоритета
- был зарегистрирован на имя агента или иного представителя лица, являющегося правообладателем такой торговой марки в другой стране
- был зарегистрирован в целях злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции
- был зарегистрирован, но в это же время была подана заявка на тождественный ТЗ с одинаковой датой приоритета (если между сторонами нет соглашения)

В течении 5 лет со дня публикации сведений о регистрации товарного знака можно оспорить, если ТЗ:
- зарегистрирован, хотя есть тождественный или сходный до степени смешения в ТЗ другого лица с более ранней датой приоритета или зарегистрированным по мадридской системе, заявкой на торговую марку РФ или мадридский, общеизвестным товарным знаком (если нет согласия правообладателя)
- включает в себя элементы, которые дублируют географические указания или наименования мест происхождения товаров, если потребитель будет ассоциировать ТЗ с ними
- включает в себя элементы, которые сходны со средствами индивидуализации иных лиц, названиями, персонажами, цитатами из произведений, у которых более ранний приоритет (без согласия)
- включает в себя элементы, которые сходны с именем, псевдонимом, портретом, факсимиле известного лица (без согласия лица и наследников)
- включает в себя элементы, которые сходны с промышленным образцом или знаком соответствия, у которых более ранняя дата приоритета

Также основания можно поделить по объему оспаривания.
Только полностью можно оспорить по двум вышеуказанным основаниям:
- ТЗ зарегистрирован, хотя есть общеизвестный ТЗ с более ранней датой приоритета
- ТЗ зарегистрирован на имя агента или иного представителя лица, являющегося правообладателем такого же ТЗ в другой стране
В остальных случаях товарный знак может быть оспорен как полностью, так и частично

Считается, что аннулирование и оспаривание товарного знака являются синонимами и как таковых различий у них нет. С точки зрения законодательства РФ более корректным будет оспаривание, а аннулирование — это более просторечное наименование

По общему правилу оспаривать регистрацию ТЗ может только заинтересованное лицо. Заинтересованность лица зависит от выбранного основания.
Например, по причине признания действий правообладателя по регистрации ТЗ злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией заинтересованным лицом будет конкурент правообладателя, начавший использовать сходное или тождественное обозначение до даты приоритета товарного знака. 
По причине за отсутствия различительной способности и указанием на место производства товара заинтересованным будет лицо, которое ведет деятельность в том месте, на которое указывает товарный знак.
Для оспаривания товарного знака, зарегистрированного на имя агента или представителя лица, являющегося правообладателем этого же ТЗ на территории другой страны, заинтересованным будет правообладатель иностранной торговой марки, его представитель или дистрибьютер. 
Важно: если оспаривается по основанию того, что такое же обозначение охраняется в стране-участнице Парижской конвенции как идентифицирующее вина или спиртные напитки, то возражения подать может только правообладатель этого обозначения

Для подачи возражений можно выделить обязательные и дополнительные действия.
Так, обязательными являются:

• Анализ и подбор возможных оснований
• Сбор и фиксация доказательств заинтересованности и оснований оспаривания
• Составление возражений
• Направление возражений в Роспатент в электронном виде, через электронный сервис Роспатента, почтовым отправлением или подача возражений лично в окно приема документов

Дополнительным же действием может быть перевод и нотариальное удостоверение доказательств, обосновывающих заинтересованность и основания

В зависимости от основания, по которому будет происходить оспаривание, товарный знак может быть оспорен как в течение всего срока действия исключительного права, так и в течение 5 лет со дня публикации сведений о его регистрации

Среди всех оснований особенно выделяется оспаривание в связи с признанием действий правообладателя по регистрации ТЗ недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом. 
При подаче возражений по этому основанию важно учитывать следующие моменты:
1] Перед обращением в Роспатент необходимо подать заявление в ФАС или иск в Суд по интеллектуальным правам для признания действий правообладателя злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией
2] Заявителю необходимо доказать особый перечень фактов:

• Использование спорного обозначения иными лицами до даты подачи заявки на его регистрацию
• Известность правообладателю факта использования такого обозначения иными лицами до даты подачи им заявки на его регистрацию
• Наличие на момент подачи заявки на регистрацию конкурентных отношений между правообладателем и иными хозяйствующими субъектами
• Наличие у ответчика намерения (цели) посредством приобретения исключительного права на такое обозначение (приобретение монополии на него) получить необоснованные преимущества за счет единоличного использования известного обозначения, причинить вред хозяйствующим субъектам-конкурентам или вытеснить их с товарного рынка путем предъявления требований, направленных на пресечение использования спорного обозначения
• Причинение либо вероятность причинения хозяйствующим субъектам-конкурентам вреда путем предъявления требований о прекращении использования спорного обозначения

3] Разбирательство по данному основанию является самым долгим из всех и занимает в среднем от одного года

Палата по патентным спорам (ППС) является учреждением Федерального института промышленной собственности. Она занимается рассмотрением возражением против регистрации или отказа регистрации объектов интеллектуальной собственности, которые были зарегистрированы Роспатентом или зарегистрированы иными международными организациями (ВОИС, ЕАПВ).
В большинстве случаев заинтересованное лицо не может обратиться в судебные органы, миную Палату по патентным спорам, необходимо соблюдать обязательный досудебный административный порядок. 
Основной особенностью Палаты по патентным спорам является то, что поданное возражение рассматривают эксперты Роспатента, которые проверяют заявки на товарные знаки, и при необходимости они могут провести дополнительную экспертизу, которая по своей сути аналогична экспертизе по существу

Решения Роспатента напрямую не подлежат судебной отмене, как указано выше, вначале необходимо обратиться в Палату по патентным спорам. Если заключение коллегии ППС не устраивает, то необходимо обращаться в судебные органы.
В такой категории дел можно выделить следующие особенности:

• Решения ППС подлежат обжалованию в Суде по интеллектуальным правам;
• Отсутствует возможность обжалования в апелляционном порядке
• В деле участвуют всего три стороны (заявитель, государственный орган и заинтересованное лицо)

Рассмотрение судебного дела по своей сути ничем не отличается от искового производства, за исключением определенных особенностей названия сторон, как приведено выше

Чтобы добиться оспаривания товарного знака необходимо не просто обосновать заявляемые требования, но еще и подтвердить их доказательствами.
Среди основных доказательств можно выделить:
- заключение патентного поверенного
- заключение специалиста
- результаты социального опроса
- нотариальный протокол осмотра
- скриншоты интернет страниц
- договоры, счета, акты и иные внутренние документы
- выписки из реестров Роспатента
- выписки из ЕГРЮЛ
Отсутствует общий перечень необходимых доказательств, их объем оценивается исходя из выбранного основания и конкретной ситуации

В данной категории споров просто необходимо юридическое сопровождение, так как именно юрист знает все нюансы, актуальную судебную практику, позиции вышестоящих судов. Адвокат сможет направить адвокатские запросы, собрать необходимую доказательственную базу, а также отвечать на вопросы ППС или суда в ходе разбирательства. 
При несогласии с решением Роспатента юрист подготовит исковое заявление об его оспаривании, поможет в сборе дополнительных доказательств и аргументирует позицию, опираясь на нормы действующего законодательства.
Также крайне важно, обращаясь к юристам, удостовериться, что они специализируются именно на защите интеллектуальной собственности, имеют соответствующие знания и опыт